舊案新解：（美國）伊萊利利公司與豪森公司侵犯專利權糾紛 最高人民法院(2009)民三終字第6號
發布時間：2015.12.07 新聞來源：中國知識產權司法保護網
案源：最高人民法院民事判決書(2009)民三終字第6號
案由：侵害發明專利權糾紛
要旨：最高人民法院認為，被訴侵權制備方法未落入專利二和專利三的保護范圍，伊萊利利公司的上訴理由均不能成立。故判決駁回上訴，維持原判。
【案情簡介】
上訴人(原審原告)：(美國)伊萊利利公司(ELI LILLY AND COMPANY)(以下簡稱伊萊利利公司)
被上訴人(原審被告)：江蘇豪森藥業股份有限公司(簡稱豪森公司)
2001年4月13，伊萊利利公司向江蘇省高級人民法院提起豪森公司侵犯其發明專利權糾紛之訴。江蘇省高級人民法院經審理后依法作出了(2001)蘇民三初字第001號民事判決。伊萊利利公司不服該民事判決，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院以(2002)民三終字第8號民事裁定撤銷原判，發回重審。江蘇省高級人民法院重審后作出(2003)蘇民三初字第001號民事判決。
伊萊利利公司不服原審判決，向最高人民法院提起上訴稱,原審法院認定事實和適用法律均有明顯錯誤，請求最高人民法院查明事實，撤銷原審判決，依法改判支持上訴人全部訴訟請求。主要理由是：1、本案鑒定機構所做的鑒定報告沒有事實依據，得出的結論錯誤。原審法院未能正確分析鑒定報告的可信性，反而以此為定案基礎，導致本案事實認定錯誤。2、根據國家食品藥品監督管理局的規定，所有藥品生產企業均須獲得GMP證書，并持續使用良好的生產工藝。制藥企業應對該工藝中的關鍵步驟進行標注描述和精確控制，從而保證藥品質量的穩定。被上訴人作為一家藥品生產企業，應依法持有生產吉西他濱的GMP證書。因此，被上訴人應當依法記錄其生產工藝中的關鍵步驟即甲磺酸酯(10α/10β)的α、β比例。被上訴人沒有理由不知道作為其關鍵中間體甲磺酸酯(10α/10β)在其制備工藝中特定的α、β比例。第九步反應起始物甲磺酸酯(10α/10β)的α、β比例是判斷被訴侵權方法是否落入專利二、專利三保護范圍的關鍵數據，本案被上訴人是在有意拒絕提供其制備吉西他濱鹽酸鹽的真實方法及10α/10β的α、β比例等真實數據。鑒于被上訴人始終拒絕履行其舉證責任，原審法院應當依法推定，一旦被上訴人披露該證據，將產生對被上訴人不利的后果。原審法院始終未依法要求被上訴人披露其實際所用方法中該α、β的比例，在忽略此問題的基礎上以所謂“推定”取代被上訴人的舉證責任，得出不構成侵權的結論是錯誤的。3、被上訴人使用了包含12個步驟的方法，采用昂貴的SN2反應路線，用以銷毀超過一半的可直接用于制備抗癌藥物的原料，以達到最大限度地生產雜質(α-吉西他濱鹽酸鹽)的目的。由于該方法的目標產物仍然是基本上純的β異頭物富集的抗癌藥物，被上訴人這種不遺余力的“去其精華取其糟粕”的制備方法屬于典型的改劣設計。4、專利三是一種制備吉西他濱鹽酸鹽的方法。由于被上訴人從未披露其方法第八步甲磺酸酯的(10α/10β)α、β的比例，致使原審法院根本不具備判定被訴侵權方法不侵犯專利三的事實基礎。在2010年10月29日庭審中，上訴人主張，如果被上訴人實際操作中使用了其披露的生產工藝，因其采用氨氣脫保護，構成與專利三的等同侵權。
被上訴人豪森公司答辯稱，1、原審法院對重審期間所做的鑒定結論予以采信正確。根據專利一限定的反應路線反推10α/10β的比例，不會對上訴人造成任何不利影響，應當作為定案依據。至于兩份鑒定報告對10α/10β比例的不同認定是由于專利一技術方案自身的問題所致，不屬于鑒定報告對事實的認定存在相互矛盾之處。專利一被無效的原因在于其權利要求得不到說明書的支持。在專利一限定的反應路線客觀上不能實現的情況下，沒有必要再審理10α/10β的比例問題。2、被訴侵權方法第八步反應產物10α/10β的比例不是判斷被訴侵權方法侵犯涉案專利二和專利三的關鍵數據。因為只有在判斷專利一的保護范圍時才需要該比例，專利一被全部宣告無效，故不再需要審理該比例。而且，該比例應當由上訴人承擔舉證責任。3、豪森公司的生產工藝與專利二相比，反應產物以及處理前的反應混合物均不同，沒有侵犯專利二。與專利三相比，反應物以及脫保護物質均不同，沒有侵犯專利三。4、豪森公司采用的被訴侵權方法不是改劣設計，而是具有自身的優點，更適合工業化生產。原審判決認定事實清楚，適用法律正確，審理程序合法，請求依法駁回上訴人的訴訟請求。豪森公司在二審庭審以及在庭后的代理意見中辯稱，1、被上訴人的被訴侵權制備方法僅是一種藥品注冊行為，屬于專利侵權豁免的范疇，無需承擔任何侵權責任。2、鹽酸吉西他濱不是新產品，被上訴人無需承擔倒置的舉證責任。3、對于專利一、專利二涉及的產品，上訴人沒有完成其應當承擔的前置的舉證責任，被上訴人無需承擔倒置的舉證責任。
上訴人伊萊利利公司在二審中提供了軍事醫學科學院毒物藥物研究所鄭志兵作出的《吉西他濱中間體10合成方法實驗重復報告》(簡稱實驗重復報告)，該報告記載：嚴格按照吉西他濱生產中試工藝(1)-方法2的中間體10的合成方法，進行中間體10合成的實驗重復，并采用HPLC方法對中間體10兩種異構體α/β的含量進行測定，四次實驗結果均為中間體8經還原和甲磺?；蟮玫降氖铅寥∠騼瀯莸闹虚g體10。上訴人伊萊利利公司據此主張，鑒定報告和原審判決認定的有關反應物是β異頭物富集的糖的事實錯誤。
針對上述實驗重復報告，豪森公司主張追究伊萊利利公司違反保密承諾，私自將其涉及商業秘密的中試工藝資料交由案外人進行實驗的法律責任。對實驗重復報告記載的內容，豪森公司認為，該實驗與中試實驗相比，規模非常小，中間體只有3克左右，而豪森公司的中試工藝的中間體是5公斤左右，兩者的反應規模不同。其次，4次實驗都對中間體9進行了純度測定，根據HPLC圖，最低純度和最高純度的誤差過大。該報告得出的結論不應當采納。
【法院裁決】
一審法院認為：被訴侵權技術與專利二、專利三不相同，故豪森公司的中試工藝未落入專利三的保護范圍。故一審法院依法判決駁回伊萊利利公司的訴訟請求。
最高人民法院認為，一審法院認定事實基本清楚，適用法律正確，伊萊利利公司的上訴理由均不能成立，故判決駁回上訴，維持原判。
【爭論焦點】
本案的焦點在于：被訴侵權制備方法是否落入專利二和專利三的保護范圍、本案鑒定結論是否應當采信、10α/10β的比例是否應當由豪森公司負舉證責任。
【法理分析】
方法專利侵權的認定以及舉證責任的分配是司法實踐的難題。本案的關鍵問題在于被訴侵權制備方法是否落入專利二和專利三的保護范圍、本案鑒定結論是否應當采信、10α/10β的比例是否應當由豪森公司負舉證責任。
(一)被訴侵權制備方法是否落入專利二和專利三的保護范圍
被訴侵權方法與專利二均是涉及用含水的無機酸處理反應混合物，專利二是一種提純和分離富含β異頭物的核苷的方法，獨立權利要求1限定了其反應物是β異頭物富集的核苷，而伊萊利利公司沒有證據證明被訴侵權制備方法要求處理的反應物是β異頭物富集的核苷。而且，在專利二的說明書中記載，“在含水酸中加入稀釋的反應混合物而產生的酸性混合物最好在適度攪拌下保持一段時間，在此保持期所發生的物理變化是過量的R"溶于含水酸層中，而所需的β核苷沉淀出來，這種沉淀是有選擇性的，而不需要的α核苷則大部分留在有機層中”。因此，若處理后的產物是富含α核苷時，處理前的反應混合物不僅富含α核苷，而且α核苷的含量應當更高。被訴侵權制備方法中試工藝中11α/11β的比例記載為1.15：1，故處理前的反應物應當屬于α核苷富集的混合物。被訴侵權制備方法進行提純和分離的反應物并非專利二限定的β異頭物富集的核苷，沒有落入專利二的保護范圍。因此，一審判決對此認定并無不當。
專利三是制備吉西他濱鹽酸鹽的方法，它包括在不加入任何水的條件下，在甲醇或乙醇存在下用0.1-0.5摩爾當量的具有1-3個C1-C4烷基的有機胺將專利二獲得的β異頭物富集的核苷純化物進行脫保護，從而制備“吉西他濱鹽酸鹽”的方法。專利三使用的是具有1-3個C1-C4烷基的有機胺，以催化量烷基胺脫保護，即有機胺脫保護。被訴侵權制備方法采用氨氣進行脫保護。根據專利三說明書記載的內容，美國專利5223608已經公開了使用無水氨的甲醇液進行脫保護，使用氨氣作為脫保護物質是專利三優先權日之前的現有技術，不應當將現有技術通過等同原則納入專利三的保護范圍。上訴人伊萊利利公司主張是等同的技術特征，并據此認為是等同侵權，落入專利三的保護范圍的上訴理由，不能成立。
(二)關于鑒定結論應否采信的問題
本案中，被上訴人豪森公司已經提交了涉案藥品的全套申報材料，該申報材料記載了各步反應的具體條件、裝置、原料、溫度以及時間和操作方法等。申報材料中，三次中試實驗第八步10α/10β的比例沒有記載，第九步11α/11β記載為1.15：1，為α異頭物富集的核苷。豪森公司提交的生產工藝與原審法院在江蘇省藥品監督管理局以及國家藥品監督管理局調查到的相關生產工藝內容相一致，原審法院對豪森公司提交的生產工藝予以認可，并無不當。上訴人伊萊利利公司主張豪森公司的中試工藝中沒有記載10α/10β的比例，該比例的缺失不合理。豪森公司辯稱沒有披露該比例，本領域的技術人員仍可以再現其工藝，10α/10β的比例不是生產過程中必須檢測的參數，此辯稱理由較為合理。伊萊利利公司在二審中提交的實驗重復報告是其在原審判決后自行委托案外人作出的，使用的實驗方法、用量、檢驗方法以及步驟等與中試工藝記載的技術特征存有差異，該證據不足以否定被訴侵權制備方法第九步反應的起始物甲磺酸酯10α/10β是β異頭物富集的糖。對此證據，不予采納。
上訴人伊萊利利公司認為專利一的表格例中-83℃至19℃的變化范圍內，α/β的比例僅從4.4：1減小到2.0：1，變化很小。而中試工藝反應在23℃-25℃進行，生成甲磺酸酯10α/10β的比例為1：1.1。專利一19℃與豪森中試工藝的23℃同屬于室溫條件下，僅有4℃之差，但兩者所對應α/β的比例卻發生了質的變化，主張鑒定結論錯誤。經審理，本案專利一的獨立權利要求的概括除包含其說明書實施例公開的11個不能實施的情況外，還存在眾多其他不能解決發明所要解決的技術問題的技術方案，因權利要求沒有得到說明書的支持，專利一已經被宣告無效。由于專利一中SN2親核反應反轉構型在某些點不是主要的反應路線，如在α核糖與β核糖比例是α>β時，得到的α核苷與β核苷的比例也是α>β，而不是預期的β核苷富集的混合物。因此，存在專利一19℃所對應α/β的比例與被訴侵權制備方法的23℃所對應的α/β的比例出現突變的可能。
本案鑒定結論是在推定的基礎上作出的，這種推定具有事實基礎，原審判決采信鑒定結論并無不當。理由為：(1)同樣的產物可以由不同的反應物通過不同的方法制得，但在反應條件和目標物及工藝路線確定時，推斷另一個反應物是有可能的。(2)豪森公司中試工藝中的11α/11β的比例是1.15：1，是經過分離純化后的比例。由于豪森公司和伊萊利利公司采用的分離純化的方法是一樣的，結合專利二說明書記載的當用無機酸處理反應混合物時會減少α核苷的含量而增加β核苷的相對含量的內容，在工藝步驟分離純化過程中，α核苷大多是留在溶液中而沒有被提純出來，在α核苷存在更多的損失的情況下，豪森公司提純出來的產物應當是α富集，純化前的混合物中α異頭物富集的程度相對更高。而且伊萊利利公司也未提交證據證明分離純化會使α/β的構型發生變化。(3)根據中國醫藥工業雜志發表的《鹽酸吉西他濱的合成》一文記載的內容，3α/3β、4α/4β與豪森中試工藝的第八步、第九步在反應條件、技術參數上基本一致。文章中的數據顯示，相當于10α/10β的步驟的3α/3β是1：1.01，β富集的糖，4α/4β比例大致為1.2：1，1.28：1，1.31：1，在容忍的誤差范圍內，印證了鑒定報告推論的正確。此外，豪森公司在原審提交的補充材料一、二的數據也補強了其中試工藝第九步反應原料是β富含的糖，產物是α富含的核苷。
(三)關于豪森公司第九步反應的起始物甲磺酸酯10α/10β的比例是否應當由豪森公司負舉證責任的問題
原審法院已經從江蘇省藥品監督管理局調取了豪森公司的相關申報材料，經與國家藥品監督管理局的報批資料核對，兩者的生產工藝名稱、內容一致。豪森公司亦提供了相關的生產批件及對應的申報材料、生產工藝、補充材料等。比對的結果是不落入專利二、專利三的保護范圍，故不能認為豪森公司沒有提供其制備吉西他濱鹽酸鹽的方法。況且，根據專利法的規定，被訴侵權人對新產品的制造方法承擔倒置舉證責任是有條件的，即專利權人首先應當證明被訴侵權方法所生產的產品與涉案專利方法所生產的產品屬于相同的產品;同時，還應當證明依據專利方法直接獲得的產品是新產品。本案專利一的關鍵是合成反應物，β異頭物富集的核苷是專利一直接獲得的產品。專利二是對專利一得到的反應物進行純化反應。專利三是對專利二所得到的純化物進行脫保護的方法。上訴人伊萊利利公司提起本案訴訟時提交了豪森公司生產的鹽酸吉西他濱藥品，但并沒有證明豪森公司實際生產了β異頭物富集的核苷，而且，在二審中雙方均認可，并非只有β異頭物富集的核苷可以制備得到鹽酸吉西他濱，鹽酸吉西他濱可以用β異頭物富集的核苷以外的其他物質制備。因此，即使根據《中華人民共和國專利法》(1992修正)第六十條第二款的規定，對合成步驟的舉證責任也應當由伊萊利利公司負擔，而不應當倒置由豪森公司承擔。伊萊利利公司上訴主張豪森公司應當舉證證明甲磺酸酯10α/β的比例的理由，不應支持。
【術語解釋】
新產品，是指產品本身或其制造產品的技術方案在專利申請日以前未為國內外公眾所知的產品。
【相關法規】
《專利法》第61條第1款
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第17條
【拓展閱讀】
何懷文：《方法專利的“延伸保護”和新產品制造方法專利侵權訴訟中的舉證責任倒置——評最高人民法院張喜田提審案》，載《中國專利與商標，2011年第2期。
劉紅兵，盧山：《方法專利侵權訴訟的舉證責任分配》，載《知識產權》，2007年第5期。
符啟林，宋敏：《方法專利侵權舉證責任倒置適用條件之研究——諫言<專利法>第57條第2款的修改》，載《電子知識產權》，2008年第4期。
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