申請注冊商標損害瓶貼類在先外觀設計專利權的判斷

要旨：

　　《商標法》中“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”的規定，實質含義就是申請注冊商標不得侵害他人現有的在先權利。即使申請注冊商標的行為不屬于《專利法》上規定的侵犯外觀設計專利權的侵權行為類型，但并不意味著不構成《侵權責任法》上的侵權行為，也不能由此得出未構成《商標法》上損害在先權利的行為。平面標貼類外觀設計主要是起到標識商品來源的作用，與商標的功能無本質區別，判斷是否侵害其外觀設計專利權時，對于類似商品的認定，不宜將外觀設計專利商品認定為是標貼，而是應當根據在案證據，考慮實際使用標貼的容器內的商品類別。若訴爭商標指定使用的商品與容器內商品相同或者類似，可能導致消費者混淆誤認，則應認定為違反《商標法》不得損害他人現有的在先權利的規定，不應予以核準注冊。

　　當事人：原告（上訴人）中國紹興黃酒集團

　　有限公司

　　被告（被上訴人）國家工商行政管理總局商

　　標評審委員會

　　第三人（被上訴人）中糧酒業公司

　　案由：商標異議復審行政糾紛

　　案 情

　　00530003251.7號外觀設計專利（見下圖）被授權公告，使用該外觀設計的產品名稱為瓶貼。

　　2008年3月31日，中國紹興黃酒集團有限公司（簡稱紹興黃酒公司）向商標局申請注冊被異議商標（見下圖），申請號為6630010，指定使用商品為第33類果酒（含酒精）、燒酒、黃酒等。

　　被異議商標經初步審定公告后，在法定異議期內，中糧酒業公司向商標局提出商標異議申請，請求不予核準被異議商標注冊。商標局裁定被異議商標予以核準注冊。中糧酒業公司不服該裁定，向商標評審委員會提出異議復審請求。中糧酒業公司在異議復審階段提交了使用該外觀設計專利的實物照片、銷售合同、廣告合同及外觀設計專利權證書等證據。2013年10月9日，商標評審委員會作出裁定，認為：被異議商標侵犯了中糧酒業公司的外觀設計專利權，違反了2001年《商標法》第三十一條有關保護在先權利的規定，裁定：被異議商標在復審商品上不予核準注冊。紹興黃酒公司不服，向北京市第一中級人民法院提起訴訟。

　　審 判

　　北京市第一中級人民法院審理認為，紹興黃酒公司未經許可，在同一種或類似商品上，將中糧酒業公司享有專利權的外觀設計申請注冊為商標，損害了中糧酒業公司的外觀設計專利權，違反了2001年《商標法》第三十一條有關“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”的規定，判決：維持商標評審委員會的裁定。紹興黃酒公司不服，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院判決：駁回上訴，維持原判。

　　評 析

　　（一）“損害他人現有的在先權利”的解讀

　　有觀點認為，《商標法》規定的“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”是一個類似沖突規范的規定，即判斷是否構成損害他人現有的在先權利時，應根據在先權利類型先轉致相應的部門法，再在相應部門法之下判斷是否構成侵權行為。依照該觀點，在先權利為外觀設計專利權時，訴爭商標是否損害他人在先權利應在《專利法》體系下判斷是否構成侵權?！秾＠ā返谑粭l第二款規定，“外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品”?！秾＠ā返诹畻l規定，“未經權利人許可，實施其專利，即侵犯其專利權”。上述法條的文義清楚表明，《專利法》上侵犯外觀設計專利權的行為并不包括使用行為。在《專利法》無其他侵犯專利權行為的兜底性條款存在的情況下，申請注冊商標的行為不屬于制造、許諾銷售、銷售、進口外觀設計專利產品的侵權行為，故不構成《專利法》上的侵權行為，進而不構成《商標法》規定的“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”的情形。顯然，這種推論是有問題的，其后果即是任何人可以在未經許可的情況下將他人已獲得授權的外觀設計專利申請注冊為商標。

　　如何理解《商標法》規定的“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”，或者說《商標法》上“損害他人在先權利”與其他部門法上的侵權行為是何種關系？筆者認為，上述觀點的思路是沒有問題的，其推論錯誤的關鍵點在于雖然注意到了《商標法》與其他部門法之間的聯系，但是卻忽略了知識產權法和民法之間的關系。知識產權法是民法的特別法，對于《商標法》條款的解釋應置于民法的整個體系之中。在特別法沒有規定時，仍然可以適用一般法的規定。具體論述如下：

　　第一，《商標法》上“損害他人現有的在先權利” 就是指侵害他人現有的在先權利?！皳p害”一詞在《侵權責任法》中基本上是作為名詞使用，“損害”是侵權行為的后果，是侵權賠償責任的必備要件?！肚謾嘭熑畏ā吩趯η謾嘈袨檫M行規制時使用的是“侵害”一詞，僅在《侵權責任法》第七條“行為人損害他人民事權益，不論行為人有無過錯，法律規定應當承擔侵權責任的，依照其規定”，該條作為無過錯責任原則條款，其中“損害”作為動詞使用。根據《侵權責任法》的相關釋義，無過錯責任的構成要件有四個：一是行為； 二是受害人的損害；三是行為與損害之間具有因果關系；四是不存在法定的不承擔責任的情形。[1]因此，《侵權責任法》第七條雖然是將“損害” 作為動詞使用， 其含義仍然是結果意義上的損害， 之所以不使用“ 侵害” 而使用“ 損害” ， 是因為無過錯責任原則下行為人從事的并非法律禁止的活動，而是基于政策目的考慮使行為人對特定行為產生的損害承擔侵權損害賠償責任?！渡虡朔ā飞稀皳p害他人在先權利”的“損害”作為動詞使用，不應理解為結果意義的“損害”，而應理解為指向行為的“侵害”。首先，現行《商標法》第三十二條（即2001年《商標法》第三十一條）解決的問題與《侵權責任法》第七條完全不同。其次，如果理解為結果意義上的“損害”，通常而言申請注冊商標的行為不會給在先權利人造成現實損害，申請注冊商標的行為主要表現為向商標行政主管機關申請獲得授權的過程，只有將申請注冊的商標進行商標性使用，才會造成對他人在先權利的現實損害。最后，現行《商標法》第三十二條的立法目的是為了解決商標權和在先合法權利的沖突，而權利沖突的表現形式通常即是對他人權利或者權益的侵害。類似條款可見《專利法》第二十三條第三款規定，“授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日前已經取得的合法權利相沖突”。

　　第二，申請注冊商標的行為不是《專利法》上規定的侵犯外觀設計專利權的侵權行為，但可以依據《侵權責任法》判斷是否構成侵權。

　　《專利法》對于侵犯專利權的行為是一種封閉式立法例，有別于《著作權法》和《商標法》，對《專利法》規定之外的行為是否構成侵犯專利權，若不依據《侵權責任法》進行判斷則會出現法律漏洞。根據《侵權責任法》第二條，侵權責任法的調整范圍為侵害民事權益的行為。未經許可將他人合法授權的外觀設計專利申請注冊商標的行為，根據《侵權責任法》的相關規定可以認定為侵害外觀設計專利權的行為。

　　第三，從民法請求權的角度看，《商標法》規定“損害”他人在先外觀設計專利權的商標不予注冊的請求權基礎在于專利權作為絕對權而產生的支配權請求權。申請注冊商標的行為雖然不會對專利權人造成實際損害，但是一旦申請注冊的商標開始使用，則必然會對專利權人造成損害，對于存在造成損害或者妨害的現實之危險，專利權人可以行使其支配權請求權要求消除危險，而要求消除危險在《商標法》上最直接的表現即為申請注冊的商標不予核準注冊。

　　第四，根據在先權利的類型，包括著作權、商號權益、姓名權、肖像權、知名商品特有名稱或包裝裝潢、外觀設計專利權等，可以區分為標識性權利、智力成果性權利和人身性權利。作為標識性權利，比如商號權益、知名商品特有名稱或包裝裝潢和外觀設計專利權，商標法解決與其沖突的目的在于避免混淆。換句話說，如果將他人的外觀設計專利注冊為商標，可能導致相關公眾誤認為與外觀設計專利權人之間有特定聯系，《商標法》為避免混淆故禁止注冊。

　　綜上，《商標法》“申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利”的規定，實質含義就是申請注冊商標不得侵害他人現有的在先權利，即使申請注冊商標的行為不屬于《專利法》上規定的侵權行為類型，但不意味著不構成《侵權責任法》上的侵權行為，也不能由此得出未構成《商標法》上損害在先權利的行為。未經許可將他人外觀專利申請注冊為商標的行為可以成為侵害專利權的行為，《商標法》禁止注冊的目的在于避免相關公眾對使用訴爭商標的商品的提供者和外觀設計產品的提供者產生混淆，此種禁止注冊也體現出專利權作為絕對權產生的支配權請求權，即對造成損害或妨害的現實之危險可以請求消除危險。

　　（二）訴爭商標侵害瓶貼類外觀設計專利權的判斷

　　本案爭議焦點是訴爭商標是否侵害瓶貼外觀設計專利權。判斷訴爭商標是否損害其專利權時，從避免混淆的角度來看，仍應判斷訴爭商標指定使用的商品與外觀設計專利權的商品是否構成相同或類似商品。有觀點認為瓶貼作為在先外觀設計，其商品即為瓶貼，若訴爭商標不是指定使用在平面標貼或類似商品上，則不構成損害外觀設計專利權。另有觀點認為，判斷訴爭商標指定使用的商品與瓶貼外觀設計商品是否類似時，應當考慮使用容器內的商品類別。筆者認為采用后一種觀點更為恰當。平面標貼類外觀設計作為標識性的在先權利，客觀上就是起到標識商品來源的作用，2008年《專利法》修法之后對平面印刷品的圖案、色彩或者二者結合作出的主要起標識作用的設計不再授予專利權，原因在于其與商標的功能并無實質性差別。平面標貼類外觀設計在發揮標識商品來源的功能時，消費者識別的不是標貼本身，而是標貼所在容器內的商品。因此，即使外觀設計專利授權產品是瓶貼，判斷訴爭商標是否侵害瓶貼外觀設計專利權時，對于商品類似的判斷，應當在《商標法》的體系下，考慮瓶貼外觀設計專利的特殊性以及《商標法》設置不得損害在先權利規定的立法目的，對訴爭商標指定使用的商品與容器內的商品進行類似商品的判斷。

　　具體本案而言，異議申請人中糧酒業公司在異議復審階段提供的證據可以證明其在瓶貼外觀設計實際使用在黃酒商品的外包裝上，被異議商標指定使用的商品與黃酒構成相同或者類似商品，被異議商標標志與在先外觀設計整體比較亦相近似，因此，被異議商標侵害了中糧酒業公司的在先外觀設計專利權。

　　注釋：

　　[1] 王勝明：《中華人民共和國侵權責任法釋義》，法律出版社2013年版，第53頁。

　　作者單位：北京市高級人民法院民三庭

　　文章來源：《中華商標》雜志2015年第9期