涉外在先專利申請可比照抵觸申請作不侵權抗辯
發布時間：2015.12.21 新聞來源：中國知識產權報
案號
(2012)深中法知民初字第607號
【裁判要旨】
在專利侵權訴訟中，現有技術（或設計）可以作為專利不侵權抗辯的法定事由，而抵觸申請可以參照現有技術（或設計）作為專利不侵權抗辯的事由。涉外在先專利申請可以進一步比照抵觸申請，作為專利不侵權抗辯的事由。
【案情介紹】
2007年1月20日，原告郭其偉向國家知識產權局提交了一件名為“便攜式數碼顯微鏡”的外觀設計專利申請。2008年4月30日，該件專利申請獲得授權（專利號：ZL200730001934.8）。原告的專利設計呈類似膠囊形狀。原告按期繳納了專利年費，目前該專利處于有效授權狀態。
原告指控被告深圳浩特爾電子技術有限公司（下稱深圳浩特爾公司）以制造、銷售的方式侵犯其外觀設計專利權，指控被告饒美濃以銷售的方式侵犯其外觀設計專利權，要求兩被告停止侵權，并賠償其經濟損失15萬元。為證明兩被告實施侵權行為，原告通過公證方式證明如下事實：2011年10月25日，原告委托代理人及公證人員在被告饒美濃經營的個體工商戶住所地，購買了一臺類似膠囊狀數碼顯微鏡；同時，登陸被告深圳浩特爾公司的網站，該公司網頁有類似膠囊狀數碼顯微鏡產品的廣告。經過比對，上述被控侵權產品的外觀設計與原告專利設計相近似，原告認為該產品落入原告外觀設計專利權的保護范圍。
針對原告的侵權指控，被告深圳浩特爾公司抗辯稱，被控侵權產品使用的是在先的我國臺灣地區的專利設計，未侵犯原告的專利權。為證明其抗辯主張，被告深圳浩特爾公司提交了我國臺灣地區的證書號為D118565的外觀設計專利文獻。經查，該專利文獻顯示專利名稱為數位顯微鏡，專利權人為安鵬科技股份有限公司，申請日為2006年9月6日，授權公告日為2007年8月11日；經過比對，本案被控侵權產品的外觀設計與我國臺灣地區的該專利設計均為類似膠囊形狀，兩者在整體視覺效果上無任何實質性差異。
深圳市中級人民法院認為，涉案被控侵權產品與原告的專利產品均為數碼顯微鏡，兩者屬相同產品。將被控侵權產品的外觀設計與原告專利設計進行對比，兩者相近似，落入原告外觀設計專利權的保護范圍。
被告深圳浩特爾公司選擇以我國臺灣地區的專利設計作不侵權抗辯，該專利的申請日在涉案專利申請日之前，被告可以援引該設計比照現有設計進行抗辯。被控侵權產品與該專利產品均為數碼顯微鏡，經過對比，被控侵權產品的外觀設計與該專利設計相同，鑒于此，依法認定被控侵權產品使用了申請在先的我國臺灣地區的專利設計，并未侵犯原告的專利權，應當認定被告的不侵權抗辯成立。因此，深圳市中級人民法院判決結果為：駁回原告的訴訟請求。
一審宣判后，原告、被告雙方均未提出上訴，一審判決發生法律效力。
【法官評析】
我國專利法規定，在專利侵權訴訟中，被控侵權人有證據證明其使用的技術（或設計）屬于現有技術（或設計），則其行為不應當被認定為專利侵權行為。同時，隨著我國專利法司法實踐的深入，許多判決進一步認定，抵觸申請（在先申請）可比照現有設計做不侵權抗辯。本案的典型意義在于，在上述司法裁判的觀點基礎之上，本案進一步認定，涉外在先申請可比照抵觸申請作不侵權抗辯。
一、現有設計作為不侵權抗辯的法理基礎及立法依據
專利制度設置的目的在于鼓勵創新，同時，還要維護社會公眾使用現有技術的自由，這意味著專利制度既要保護專利權人所享有的排他性的專利專有權，同時，還要明確規定，專利權人無權制止他人利用專利權保護范圍之外的知識及技術。換句話說，將現有技術（或設計）排除在專利權的保護范圍之外，是平衡專利權人的利益與社會公眾利益的自然結果。正是基于專利法的基本原理，我國司法實務部門曾在相關法律無明文規定的情況下，在具體的專利侵權個案中，確立現有技術（或設計）可以作為專利不侵權抗辯的理由。
現有技術（或設計）抗辯在我國司法實踐中得到廣泛應用的情況下，作為立法對司法實踐的回應，我國專利法第三次修正案明確規定了現有技術(設計)抗辯制度，新增加的專利法第六十二條規定，在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者設計的，不構成侵犯專利權。而何為“現有技術”或“現有設計”，我國專利法第二十二條、第二十三條規定，本法所稱的現有技術（設計）是指專利申請日以前在國內外為公眾所知的技術（設計）。
二、抵觸申請可比照現有設計作不侵權抗辯的原理
我國專利法第二十二條第二款、第二十三條第一款規定，授予專利權的發明、實用新型和外觀設計應當不屬于現有技術（設計）；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明、實用新型和外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的申請文件或公告的專利文件中，此即為專利抵觸申請的立法依據。
根據法律文義解釋和體系解釋的原理，我國專利法中的“現有技術”或“現有設計”與抵觸申請所體現的技術或設計，屬于完全不同的兩類概念，也就是說，我國專利法中的“現有技術”或“現有設計”所涵蓋的范圍，明確排除了抵觸申請所體現的技術或設計所涵蓋的范圍。如此一來，抵觸申請所體現的技術或設計，由于涉案專利申請日尚未公開，所以其不構成涉案專利的現有技術，正是基于該原因，我國專利法第六十二條沒有給抵觸申請適用現有技術（設計）抗辯制度的空間。
各級法院就抵觸申請能否作為專利不侵權抗辯的事由進行了有益探索。2009年，最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（征求意見稿）》第十七條、十八條規定，被訴侵權人以已公開的專利抵觸申請主張不侵權抗辯的，法院可以參照適用現有技術抗辯。2010年4月，最高人民法院有關負責人在全國法院知識產權審判工作座談會上的講話中提出，被訴侵權人以實施抵觸申請中的技術方案主張其不構成專利侵權的，可以參照現有技術抗辯的審查標準予以評判。目前，許多有專利管轄權的法院在司法判例中均認定，被控侵權人以抵觸申請比照現有設計進行專利不侵權抗辯的，應當予以支持。
三、涉外在先專利申請比照抵觸申請作不侵權抗辯的理由
本案被告深圳浩特爾公司是以我國臺灣地區的專利申請作為不侵權抗辯的理由，雖然我國臺灣地區是我國領土不可分割的組成部分，但涉及我國臺灣地區的法律事務仍然比照域外法來處理?，F有設計是指專利申請日以前在國內外為公眾所知的設計，本案原告專利申請日為2007年1月20日，授權公告日為2008年4月30日，而被告深圳浩特爾公司提出不侵權抗辯的我國臺灣地區專利申請日為2006年9月6日，授權公告日為2007年8月11日，這表明在原告涉案專利申請日之前，我國臺灣地區的上述專利并未公開，不為國內外社會公眾所知，因此，被告深圳浩特爾公司的抗辯主張，依法不屬于現有設計抗辯制度調整的范疇。同時，由于抵觸申請必須要滿足“是向中國國家知識產權局提出的在先專利申請”這一條件，因此，被告提出的抗辯主張，亦不符合抵觸申請制度的調整范圍。
將被控侵權產品的設計與原告的專利設計進行對比，兩者相近似，落入原告外觀設計專利權的保護范圍;同時，將被控侵權產品的設計與被告深圳浩特爾公司提出不侵權抗辯的我國臺灣地區的專利設計進行對比，兩者在整體視覺效果上無任何實質性差異。由于我國臺灣地區的專利授權公告日早于原告涉案專利的授權公告日，所以被告深圳浩特爾公司主張其使用的是在先申請，且在先授權公開的我國臺灣地區的專利設計，其沒有侵犯原告的外觀設計專利權，應當說被告深圳浩特爾公司的抗辯主張是成立的。
綜上，本案遵循了如下規則，在專利侵權訴訟中，現有技術（或設計）可以作為專利不侵權抗辯的法定事由，而抵觸申請可以參照現有技術(或設計)作為專利不侵權抗辯的事由，涉外在先專利申請可以進一步比照抵觸申請，作為專利不侵權抗辯的事由。（祝建軍 作者單位：深圳市中級人民法院）
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