商標使用的司法判斷
發布時間：2016.01.05 新聞來源：中國知識產權報
——評北京游卡桌游文化發展有限公司訴舒某侵犯“三國殺”注冊商標專用權糾紛案
案號：
(2014)長中民五初字第01539號
【裁判要旨】
在商標民事侵權糾紛中，在同一種商品上使用與他人注冊商標相同或近似的標識是否構成侵權是案件的關鍵。該案的焦點在于被控侵權標識是否起到了商標的作用。只有起到了識別作用的標識才構成商標。在商標民事侵權糾紛中，對于我國現行商標法第五十七條的適用應當要結合我國現行商標法第四十八條進行體系性理解，對于實際起不到識別來源作用的標識，不應適用我國現行商標法予以保護。
【案情介紹】
第6592067號“三國殺”商標的注冊人為案外人浙江省杭州邊鋒網絡技術有限公司（下稱杭州邊鋒公司），該商標核定使用的商品為紙牌、撲克牌、棋（游戲）、棋類游戲、棋盤、賓果游戲牌、麻將牌、木偶、玩具，注冊有效期限自2010年7月14日至2020年7月13日。杭州邊鋒公司將該商標授權給原告北京游卡桌游文化發展有限公司（下稱游卡桌游公司）使用，并授權游卡桌游公司在規定的期限和地區內有權以自己的名義開展包括維權在內的各類工作。游卡桌游公司于2014年6月29日在被告舒某經營的鵬程超市購買了包括“三國殺（王者版）”與“三國殺（終極版）”等商品。百度百科上對“三國殺”有如下介紹：“三國殺”是中國傳媒大學動畫學院2004級游戲專業學生設計，由游卡桌游公司出版發行的一款熱門桌上游戲，并在2009年6月由杭州邊鋒網絡技術有限公司開發出網絡游戲。游卡桌游公司認為，被告舒某銷售的上述商品均系侵權商品，被告舒某的銷售行為構成商標侵權，遂提起訴訟。
法院經審理認為，上述“三國殺（王者版）”屬于我國現行商標法第五十七條第(一)項規定的侵犯第6592067號“三國殺”注冊商標專用權的商品，被告舒某銷售該商品的行為構成商標侵權；上述涉案三國殺（終極版）商品上使用“三國殺”（“三國”兩字的字號較大，“殺”字的字號?。┳謽?，不構成對游卡桌游公司涉案注冊商標專用權的侵犯。
【法官評析】
該案看起來是一起普通的商標民事侵權案件，似乎是適用我國現行商標法第五十七條第(一)項認定“兩同（即在相同的商品上出現了與注冊商標相同的文字）”構成侵權；適用我國現行商標法第五十七條第(二)項認定相同商品上使用近似商標卻因不混淆而不構成侵權。然而該案的案件事實和裁判理由并非如此。
第一，商標使用的認定是商標民事侵權案件的核心問題。正確處理“三國殺”游戲名稱與第6592067號“三國殺”注冊商標的關系是該案審理的基礎，其核心在于確定被控侵權商品上使用的三國殺及其類似文字是屬于商標的使用還是游戲名稱的合理標注。
商標的使用是近年來很熱門的話題，在一般的商標民事侵權案件的審理過程中，商標的使用也越來越引人關注，如在店招上使用所售商品商標的正當性問題、回收瓶再利用問題、改裝商品的再銷售問題、節日食品包裝上的祝愿詞與他人商標相同的問題等。在諸如此類的商標民事糾紛中，往往會出現形式上的“兩同”情形，這種情況是否能直接適用我國現行商標法第五十七條第(一)項規定而認定商標侵權成立，司法實踐中對此存在著裁判結果相反的判例，產生爭議的癥結在于商標使用的判斷標準。
第二，商標使用的認定應符合消費者的一般消費習慣。判斷某標識是否起到識別來源的作用，要著重考察相關公眾尤其是消費者的消費習慣，同時兼顧使用者的意圖，即被控侵權標識要起到識別來源的作用。
該案判決既沒有機械地適用我國現行商標法第五十七條第(一)項與第(二)項的規定，也沒有照搬最高人民法院關于游戲名稱與商標重名的答復意見，而是根據消費者的消費習慣結合我國現行商標法第四十八條的規定，對于使用于商品上的標志進行功能性區分。該案涉及的商品為游戲紙牌，對于核定使用于紙牌上的第6592067號“三國殺”注冊商標的保護，人民法院認為，原告游卡桌游公司在開發涉案“三國殺”游戲時即以“三國殺”命名，且涉案商標的核準注冊日在該款游戲開發以后，故“三國殺”同時構成該款游戲的名稱。在提及“三國殺”時，相關公眾容易將“三國殺”與該款競技游戲對應起來，一般情況下“三國殺”會成為消費者區別不同種類游戲的依據。而就第6592067號“三國殺”商標的保護來說，根據該案現有證據，該商標盡管采用的是藝術字體，但仍然能很容易地識別為“三國殺”文字，當這件注冊商標用于“三國殺”游戲時，會產生商標字義與游戲名稱重合的情形。然而該案涉及的商品為游戲紙牌，就紙牌本身而言，其具有易耗損的性質，消費者會多次購買，同時由于原告游卡桌游公司不斷推出“三國殺”游戲的拓展包，這也使得相關公眾可能產生多次購買的行為;而不同的廠商生產的紙牌質量、牌面圖案設計和印刷均會有差異，對于消費者而言，其會根據其在使用過程中對不同“三國殺”紙牌產生不同的評價，進而在再次購買或推薦他人購買時作出不同的選擇，消費者基于上述差異作出選擇的過程實際上就是商標區別來源作用的體現。由于原告游卡桌游公司在商品上使用自己的注冊商標，其字體能產生區別不同“三國殺”產品的作用，成為消費者區分不同來源商品的依據。
綜上，雖然“三國殺”系產品和品牌混合屬性的名稱，但“三國殺”標志是以獨特方式進行表現，結合其商品的使用特點，相關公眾仍能夠以其識別商品來源。故他人以與原告游卡桌游公司持有的涉案商標表現形式相同的方式在相同或類似商品上使用該標識，不構成正當使用。人民法院據此認為，在“三國殺（王者版）”商品上使用的“三國殺”標識與原告游卡桌游公司持有的涉案“三國殺”商標視覺上無差別，構成相同商標。涉案“三國殺（終極版）”上使用的“三國殺”標識雖亦由“三”“國”“殺”3個字組成，但該標識的字體、排列與原告游卡桌游公司持有的涉案“三國殺”商標均不同，在“三國殺”系一款游戲名稱的前提下，該標識更多的會成為相關公眾選擇游戲種類的依據而非區別來源的依據，即該標識的使用并非商標性使用。
第三，關于商標民事侵權中商品名稱抗辯的法律適用。我國商標法實施條例第七十六條規定，在同一種商品或者類似商品上將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的，屬于我國現行商標法第五十七條第二項規定的侵犯注冊商標專用權的行為。上述規定似乎為解決商品名稱與注冊商標的沖突而生，但需要特別注意的是，立法位階更高的現行商標法第五十七條第(一)項規定在相同商品上使用相同商標的即構成商標侵權，即“兩同”不需要判斷混淆。在司法實踐中這一條卻成為不侵權抗辯的理由之一，即辯稱被控侵權標識是商品名稱而不是商標，在“兩同”的情況下還需要判定“誤導公眾”，客觀上加重了原告的舉證責任，反倒成了對抗我國現行商標法“兩同”侵權規定的利器。一件標識到底是名稱還是商標，終究是要看它具體起了什么作用。起到識別來源的作用，可直接適用我國現行商標法第五十七條的規定;沒起到商標的作用，則適用我國現行商標法第四十八條即可解決。（余輝 作者單位：湖南省長沙市中級人民法院）
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