申請文件提交后的“幾種后悔藥”

這世上有“后悔藥”嗎？有！進來嘗一嘗~~~~

代理人處理案件的過程中，經常會接到客戶這樣的電話咨詢：上個月提交的案子我又想到一個小的發明點，想要在權利要求書里體現；或者，在答復OA過程中，審查員認為獨立權利要求不具有創造性的，而部分從屬權利要求具有授權前景，我既想盡快授權，又不想影響到獨立權利要求的保護范圍，作為一名專利代理人的你，如果接到客戶這樣的電話，請問你該如何回復客戶？

相信大家不難想到以下這三種處理方式：1）基于在先申請提出分案；2）對在先申請進行主動修改；3）要求在先申請的優先權，遞交一份新的申請。

以下簡單列出以上三種處理方式的區分。

對于上述三種處理方式提醒一下各位實際處理過程中需要留意的問題：

主動修改    

主動修改的提出必須滿足兩個條件，（1）修改時機：提出實質審查的同時，或者收到實質審查通知書的三個月之內；（2）修改要求：不能超出原申請文件所記載的范圍。

TIP1

雖然在審查指南中規定，無論修改的內容是否超出原申請文件所記載的范圍，均應當以申請人提交的經過該主動修改的申請文件作為審查文本，但這不是說主動修改就可以超出原申請文件所記載的范圍，此處僅是對審查文本的規定，與修改是否超范圍無關，在后續的實質審查階段，審查員會首先審查申請人所做出的主動修改是否超出原申請文件所記載的范圍。

TIP2

除了對權利要求書的修改之外，在主動修改的處理過程中，也是可以對說明書進行修改的，但對說明書的修改一般主要限于非實質性部分，例如，發明名稱、背景技術、發明所述的技術領域、附圖說明和摘要。

要求優先權重新遞交    

如果客戶要求增加的內容就是原申請文件中沒有記載的，且當前日期滿足在先申請的申請日起的12個月內，就可以要求在先申請的優先權，重新遞交一件新的專利申請。

TIP1

12個月的時限一般是沒有2個月的恢復日期的，雖然在PCT申請中，可以有兩個月的恢復期，但對于這兩個月的恢復權利，目前只有美國是認可，其他國家都不認可。

TIP2

以下情形之一的案件，不能作為要求本國優先權的基礎：（1）已經要求外國優先權或者本國優先權的；（2）已經被授予專利權的；（3）本身是分案申請的,不能作為要求本國優先權的基礎。

TIP3

如果在后申請要求在先申請的優先權，例如，在后申請B要求在先申請A的優先權，那么在后申請B僅能要求在先申請A中已經記載的技術方案的優先權。

那么對于本文開頭出現的第一個問題，如果當前時間符合自申請日起12個月內的條件，可以將客戶新想到的發明點概括成權利要求，寫入在先申請的權利要求書中，并要求在先申請的優先權，重新遞交一個新申請。

需要說明的是，該部分內容所提及的優先權，如無特殊說明，主要指的是本國優先權。

分案申請    

分案申請的提出一般涉及到兩種情況：（1）被動分案：審查員在實質審查過程中指出申請文件存在單一性問題；（2）主動分案：不是基于單一性缺陷提出的分案，例如，由于申請人想要保護的點沒有布局在權利要求書中，僅僅在說明書中有所體現，申請人想要提出分案申請。

TIP1

審查期間視為撤回的申請，需要在辦理恢復權利手續之后才能提出分案申請。

TIP2

被駁回的申請，自申請人收到駁回決定的三個月內，不論申請人是否提出復審請求，均可以提出分案申請；復審及后續的行政訴訟期間，申請人同樣可以提出分案申請。

TIP3

分案申請的發明人應當是原申請的發明人或者是其中的部分成員。

TIP4

分案中，新的權利要求不能是說明書概括出的技術方案，即使權利要求書的每個技術特征在說明書中都能夠得到支持，但是如果其整體技術方案沒有在說明書中得到公開，那么對于本文開頭提到的第三種情況，可以將具有授權前景的從屬權利加入到獨立權利要求中，以盡快獲得授權；另外，在基于刪除的獨立權利要求可以另提一件分案申請。

下面是上述三種處理方式，判斷流程，以供參考：

以上三種處理方式就是對于申請文件在提交后可吃的幾種后悔藥，每種藥適應的案件不同，希望各位能夠“對癥下藥”！