——評上海微創醫療器械公司訴上海紐脈醫療科技公司等專利申請權權屬糾紛案
【案號】
?。?017）滬73民初15號
?。?017）滬民終324號
【裁判要旨】
本案系專利權屬糾紛案件，涉及職務發明的認定標準把握。本案判決明確了當單位主張職務發明的發明創造具有多個發明人，其中既有單位離職員工，又有非員工時，應合理考慮非員工發明人對于發明創造研發的貢獻可能性。如非員工發明人同時具有該領域較強的技術研發能力，而爭議發明創造與原單位技術存在較大差異的情況下，不能簡單認定爭議發明創造屬于原單位的職務發明。本案判決對于類似職務發明案件審理具有一定的借鑒意義。
【案情簡介】
王海山曾系原告員工，任前沿技術部門技工、技術員，工作主要配合工程師要求完成產品的制作、組裝、測試等，其參與的原告公司的經導管主動脈瓣膜輸送系統包括導管和手柄，瓣膜與內管相連，操作手柄可實現外管的前進和后退，以完成瓣膜的裝載和釋放；秦濤亦系原告員工，任臨床總監；兩人于2015年從原告處離職，后分別任紐脈公司監事和法定代表人。
涉案發明專利申請名稱為“一種心臟瓣膜輸送裝置”，申請日為2015年7月，申請人為紐脈公司，發明人為虞奇峰、王海山、秦濤。該技術旨在通過內外管的配合移動來實現瓣膜的穩定連接和快速準確釋放，通過手柄能夠分別控制內管和外管的移動，外管后撤使瓣膜從外管遠端露出，內管后撤觸發瓣膜釋放。虞奇峰曾是原告前沿技術部門負責人，也曾參與過原告公司瓣膜項目研發，2010年8月從原告處離職后一直在醫療科技公司任職，在此期間的多項發明專利申請，也涉及瓣膜輸送系統。2015年3月紐脈公司成立后任該公司股東、董事。
原告向法院起訴，認為涉案專利技術屬于原告的專有技術，系王海山、秦濤的職務發明，請求判令涉案專利申請權歸原告所有。
上海知識產權法院經審理后認為，在案證據不能證明涉案專利申請技術與秦濤在原告處承擔的本職工作或者單位分配的任務有關，原告主張涉案專利系秦濤的職務發明不能成立。王海山任職于原告前沿技術部門，屬于原告經導管主動脈瓣膜輸送系統項目組成員；涉案專利技術系通過微創介入手術放置心臟瓣膜的輸送裝置，旨在通過內外管的配合移動來實現瓣膜的穩定連接和快速準確釋放，通過手柄能夠分別控制內管和外管的移動，外管后撤使瓣膜從外管遠端露出，內管后撤觸發瓣膜釋放；而原告技術旨在通過操作手柄實現外管的前進和后退，以完成瓣膜的裝載和釋放；也即涉案專利技術與王海山參與的原告公司技術均屬微創治療心臟瓣膜技術領域，旨在解決的技術問題亦相同，均是實現快速、穩定、準確地植入心臟瓣膜，所采用的技術手段亦是通過手柄的控制，應認定專利技術與王海山在原告處的本職工作具有較強的相關性。此外，涉案專利申請列明的第一發明人虞奇峰具有較強的醫療器械領域技術研發能力，與涉案專利技術領域具有較強的相關性。結合涉案專利申請技術與原告公司技術在具體技術方案上仍存在較大差異，虞奇峰系涉案專利申請署名順序排第一位的發明人，而原告在案證據并不足以證明涉案專利申請技術僅系王海山的個人技術成果，與虞奇峰無關。
上海知識產權法院判決，確認涉案發明專利申請權歸原告上海微創醫療器械（集團）有限公司、被告上海紐脈醫療科技有限公司共有。
上海微創醫療器械（集團）有限公司不服，提起上訴，上海市高級人民法院二審判決，駁回上訴，維持原判。
【法官評析】
近年來，專利權權屬糾紛案件呈快速上升趨勢，其中較為典型的則是員工離職后作出的發明創造的權利歸屬。本案即涉及上述問題，系一起典型的職務發明糾紛案件，涉及職務發明的認定標準把握。
一、本案觀點的分歧
涉案專利技術不能認定為秦濤的職務發明，但關于能否認定為王海山的職務發明進而確定專利權的歸屬則存在分歧：
一種觀點認為，王海山系原告前沿技術部門成員，涉案專利與王海山在原告處接觸的瓣膜輸送系統屬同一技術領域，旨在解決相同技術問題，即使兩者具體技術上存在較大差異，也可認定具有相關性，認定涉案專利為王海山的職務發明，專利申請權判歸原告所有。
一種觀點認為，王海山系原告前沿技術部門技術員，而非研發工程師，專利技術與原告技術亦存較大差異，發明點在原告技術中也未有體現，在此情況下應從嚴把握相關性標準；再則，被告雖未提供研發資料，但其提供的證據顯示第一發明人虞奇峰具有較強醫療器械領域技術研發能力，與涉案專利技術領域具有較強相關性。綜上，可以認定原告提供的證據不足以證明涉案專利系王海山的職務發明。
還有一種觀點認為，根據專利法相關規定雖可認定涉案專利為王海山的職務發明，但本案特殊性在于專利所列第一發明人虞奇峰在專利所涉技術領域亦具有較強研發能力，結合專利技術與原告技術在具體方案上仍存較大差異，原告不能證明專利技術僅系王海山個人成果，而與虞奇峰無關的情況下，應認定專利技術為王海山與虞奇峰的共同成果，專利申請權歸雙方共有。
上述觀點分歧的實質在于當爭議發明創造的發明人為多人，其中即有單位離職員工，又有非員工時，如何適用專利法職務發明的相關規定。
二、職務發明認定的要件分析
職務發明認定依據的法條主要是專利法第六條和專利法實施細則第十二條。其中，單位主張離職員工職務發明的主要依據為專利法實施細則第十二條第一款第（三）項，也即退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造為職務發明創造。
從上述條文來看，員工離職后作出的發明創造只要滿足時間性和相關性兩個條件，就應當被認定為職務發明，專利申請權歸屬于原單位所有。但在上述條文適用時同時也應當注意到，專利法職務發明相關制度設計系針對爭議發明創造僅系離職員工獨立完成的情形，并未涉及離職員工與他人共同完成發明創造的情形。當爭議發明創造涉及多個發明人，且發明人同時涉及原單位離職員工和非員工時，認定職務發明應當注意以下幾點：
一是相關性認定應適用技術方案相關標準。發明創造的實質系具體技術方案，爭議發明創造與發明人在原單位履行本職工作所接觸技術方案的相關性判斷不但需要考慮兩者是否屬于同一技術領域、解決技術問題是否相同、功能效果是否相同，也要求對兩者的技術方案進行比對，判斷兩者的技術差距有多大，在技術方案上是否具有傳承性等。在此，技術方案比對區別于專利侵權比對，不要求技術特征相同或者等同，也不要求爭議發明創造的主要發明點在原單位的技術成果中已有體現。
二是應當考慮非員工發明人對于發明創造研發的貢獻可能性。如果非員工發明人同時具有爭議發明創造所屬技術領域的較強技術研發能力，而爭議發明創造與原單位技術又存在較大差異，此時不能簡單認定爭議發明創造為原單位離職員工也即專利所列部分發明人的職務發明，而否認其他發明人貢獻的可能性，應當認定發明創造為幾個發明人的共同成果，專利申請權歸屬原被告雙方共有。如果其他非員工發明人并無爭議發明創造所屬技術領域的研發背景，或是被告主動承認其他發明人對于爭議發明創造研發并無貢獻，則可直接認定該發明創造為離職員工的職務發明，專利申請權歸屬于原單位所有。
三是舉證責任分擔上，原單位主張爭議發明創造為其離職員工的職務發明進而主張專利權歸屬時，不但應舉證證明涉案發明創造與員工在原單位接觸的技術具有相關性，系員工離職后一年內作出，同時亦應證明其他發明人對此并無貢獻可能性；而否認爭議發明創造為職務發明的被告則可主張其他發明人具有相應技術研發能力、單位提供了研發的物質技術條件、相關的研發記錄等證據予以反駁。
本案中，雖然涉案專利申請技術與原告技術在具體技術方案上仍存在較大差異，但根據專利法相關規定，仍符合職務發明認定時間性和相關性條件，應當認定構成王海山的職務發明。但同時在案證據也顯示涉案專利第一發明人虞奇峰具有涉案專利領域較強的技術研發能力，原告在案證據并不足以證明涉案專利申請技術僅系王海山的個人技術成果，與虞奇峰無關，排除虞奇峰對于涉案專利的技術貢獻，被告的證據也不足以排除王海山的技術貢獻，所以認定涉案專利申請技術方案為王海山與虞奇峰的共同成果，歸屬原告與被告紐脈公司共有。（作者單位：上海知識產權法院 陳瑤瑤）
（本文僅代表作者個人觀點）
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