《中華人民共和國商標法》第十九條第四款規定，商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。該條款是我國現行商標法新增條款。涉及該條款的案件審理結果將對我國商標代理機構申請商標的范圍等現實問題產生重大影響，直接關系到該服務行業的發展前景。
2015年年初，我合議庭受理了涉及《中華人民共和國商標法》第十九條第四款適用的系列案件。為正確理解和適用該條款，妥善處理相關案件，維護公平競爭的市場秩序，我合議庭向相關協會、法學院及學術機構等單位定向發放了調查問卷并征求意見。為確保案件審理的客觀公正、公開透明，現將收悉的相關意見向社會公開。
北京知識產權法院
合議庭成員：彭文毅 何暄 芮松艷
2015年10月16日
北京務實知識產權發展中心的法律適用意見
北京知識產權法院：
北京務實知識產權發展中心現就《商標法》第十九條第四款（簡稱“該條款”）的理解和適用，獨立發表法律意見。
一、《商標法》該條款的立法本意
《商標法》中關于“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標”的規定，是2013年《商標法》修改中新增加的條款。與之相對應，《商標法實施條例》第八十七條規定了“商標代理機構申請注冊或者受讓其代理服務以外的其他商標，商標局不予受理”。
《商標法》第三次修訂中，全國人大聽取了各方面意見，了解到實踐中一些商標代理組織違反誠實信用原則，利用其業務上的優勢幫助委托人進行惡意商標注冊，甚至自己惡意搶注他人商標牟利，為了對商標代理活動予以規范，專門作出了該款規定。在立法解說中也闡明，“為防止商標代理機構利用其業務上的優勢，自己惡意搶注他人商標牟利，本條第四款規定，商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標?！笨梢?，該條款的設立正是針對商標搶注行為很大部分系由熟悉商標業務的代理機構所為，意圖從源頭上切斷代理機構搶注的途徑，其立法的初衷是非常明確的。
二、為什么要限定商標“代理服務”申請注冊商標？
商標法所稱“商標代理”，是指接受委托人的委托，以委托人的名義辦理商標注冊申請、商標評審或者其他商標事宜?！渡虡舜砉芾磙k法》第六條第一款規定，商標代理組織可以接受委托人委托，指定商標代理人辦理下列代理業務：（一）代理商標注冊申請、變更、續展、轉讓、異議、撤銷、評審、侵權投訴等有關事項；（二）提供商標法律咨詢，擔任商標法律顧問；（三）代理其他有關商標事務。
如果將以上服務作為商標代理，從商標申請時所參考的《商標注冊用類似商品和服務區分表》關于商品和服務類別的具體劃分來看，上述所謂商標“代理服務”應當是指第45類4506類似群涉及的“法律服務”。
根據《公司法》第十二條規定，公司的經營范圍由公司章程規定，并依法登記。公司可以修改公司章程，改變經營范圍，但是應當辦理變更登記。公司的經營范圍中屬于法律、行政法規規定須經批準的項目，應當依法經過批準。我國《公司法》雖然規定登記經營范圍，但實踐中除了必須經過審批的經營范圍外，作為公司可以涉足多個經營領域。
而與此不同，我國《律師法》第二十七條明確規定，律師事務所不得從事法律服務以外的經營活動。也就是說，實踐中不會出現律師事務所從事其他經營并申請相關商標的爭議。我國《專利代理條例》第二十條明確規定，專利代理人在從事專利代理業務期間和脫離專利代理業務后一年內，不得申請專利。該規定，實際上也是為了防止專利代理人利用其業務上的優勢，損害專利權人的合法權益或者為自己謀取不正當利益。
作為法律服務機構的商標代理公司、知識產權代理公司等均是作為公司形式存在的，依據《公司法》其經營范圍并不受嚴格地限制，而其又不可能受《律師法》的規制。因此，在實踐中會出現商標代理機構利用其業務上的優勢惡意搶注他人商標牟利的情況，而這種注冊行為背后還有其可能因其實際經營使用商標，這一合理的幌子。因此，該條款就是為了突破當前商標代理領域的亂象，從根本上杜絕商標代理機構搶注商標的可能性。從這一點上理解，所謂“代理服務”應當作嚴格的解釋。即除代理服務外，商標代理機構不得申請注冊其他商標。
三、該條款規定的合理性
作為商標代理的專業機構，依據其業務的優勢，其了解商標實際注冊情況以及委托人的實際需求，如果代理機構違反誠實信用原則，通過惡意搶注商標牟利，則危害慎重，而且實踐中已經出現了這種苗頭和亂象，為了從源頭上杜絕此類現象，《商標法》才作出了該規定。這種一刀切的做法雖然過于絕對，但對于遏制代理機構惡意搶注的亂象，具有積極的作用。
此外，從商標標識本身來看，出商品類別外，該條款并沒有限制商標代理機構所能申請注冊的標識范圍，即只要符合商標法規定的標識，而不限于與商標代理機構名稱、簡稱、圖形等相關的標識。在這一前提下，如果將“代理服務”作寬泛地解釋，如將本案中所涉及到的第35類“廣告設計、商業調查”，第41類“培訓、輔導培訓、組織學術研討會”，第42類“技術研究、質量評估”等服務，都認為是“代理服務”，或者將更多范圍都納入進來，表面上似乎為了滿足商標代理機構實際的經營需求，同時好像是為了保護自己在相關服務領域的合法利益，實際結果是造成上述法律規定形同虛設。而且，一旦放開注冊很難準確界定合理的范圍，在當前形勢下，出于本條款的立法初衷，以嚴格界定為宜。
實踐中，商標代理的委托人除了有提供產品的生產制造企業，其他如廣告設計公司、各類培訓機構、技術研發機構、各類評估機構、鑒定機構等都有可能成為商標代理機構的客戶，不能說代理機構搶注商品商標是惡意搶注，而搶注服務商標就不是搶注，為了公平地保障各類委托人的利益，將商標代理機構所能申請注冊商標的范圍僅限于“代理服務”也是恰當的。
本案中，上海專利商標事務所申請注冊第35、41、42類商標的理由之一是為了保護自身商標不被他人侵犯或搶注。其實，在正常的法治環境下，這種擔心便是多余的，也不應該成為其注冊其他商標的合法理由。
以上意見供法庭參考。
北京務實知識產權發展中心
2015年8月31日
中國政法大學無形資產管理研究中心的法律適用意見
北京知識產權法院：
貴院《關于調研<中華人民共和國商標法>第十九條第四款法律適用的函》收悉。經我中心組織專家學者認真研究，現將有關意見陳述如下，供貴院審理有關案件參考。
我國現行《商標法》第十九條第四款規定：“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標?！痹摽钜幎ǖ膬群?，需要結合立法本意及商標代理機構從事商標代理業務的性質加以理解。我中心認為，該款規定的立法意圖在于從法律上限制和明確商標代理機構可以申請注冊商標的范圍，即僅限于“對其代理服務申請注冊商標”，以此規范商標代理機構申請注冊商標行為。
經調查發現，2013年8月第三次修訂的《商標法》之所以要做出上述規定，也是考慮到過去實踐中存在著商標代理機構利用其自身專業和信息優勢，搶注和囤積商標，以此作為謀取不正當利益的工具，擾亂了商標秩序，違背了商標申請注冊制度的初衷。隨著我國經濟社會發展，商標申請注冊活動也異?；钴S，商標代理機構也會不斷增加。我中心因而認為，為提高商標代理機構處理商標代理事務的質量，上述限制是非常必要的。
由于法律明確規定商標代理機構自行申請注冊商標限于其“代理服務”而沒有“但書”，我中心認為不宜對該條款規定做擴大解釋。也就是說，應將其申請注冊商標范圍限于第45類法律服務，除此之外的則屬于“不得申請注冊”的范圍。盡管在實踐中有些商標代理機構從事的業務超出了第45類法律服務，但為了規范商標代理機構申請注冊商標的行為，防止這類機構任意擴大申請注冊商標的范圍，甚至搶注或囤積商標從事謀取不正當利益活動，不宜以此為由對上述規定做沒有法律依據的擴大解釋。
以上意見，僅供參考。
中國政法大學無形資產管理研究中心
2015年8月28日
西南政法大學知識產權研究中心的法律適用意見
2015年8月20日上午，西南政法大學知識產權研究中心就商標法第19條第4款進行了討論，形成了不同意見，具體如下。
第一種意見認為，上海專利商標事務所有限公司申請的“培訓、實際培訓、安排和組織培訓班、安排和組織學術研討會”等服務，不屬于商標代理機構的“代理服務范圍”，按照文義解釋，不屬申請注冊的范圍。第19條第4款承擔自己的歷史使命，商標法既然針對商標代理機構設有專門的規定，應當嚴格適用該法律條文。否則，該條款就喪失了存在意義。
第二種意見認為， 盡管“培訓、實際培訓、安排和組織培訓班、安排和組織學術研討會”等服務不屬于商標代理機構的“代理服務范圍”，按照字面含義，不屬申請注冊的范圍。但是第19條第4款的立法目的在于規制商標代理機構對被代理人商標的搶注、對商標的囤積之行為。按照立法原意，應對第19條第4款做限縮解釋，即只有在商標代理機構的注冊申請違反誠實信用原則，搶注、囤積商標時，才可適用該款駁回注冊申請，否則即不應適用該款，以免造成對商標代理機構經營活動的過分干預。市場經濟條件下，商標代理機構有可能提供多種服務，司法應當給予市場主體從事多種經營的機會。只要市場主體使用和申請商標的行為沒有違反誠信原則，就應當給予注冊。
其次，盡管國家商標局不是立法機構，但在商標法的制定、修訂過程中發揮了無可取代的重大作用，國家商標局在對市場主體的申請行為進行核查時，應當參考法律條文的立法原意。
再次，商標法上設有異議、宣告無效制度，如果申請人的行為違反了誠信原則，其競爭者存在其他救濟途徑，不應在門檻上對商標代理機構給予歧視。
最后，第19條第4款的合理性也存在問題。搶注、囤積商標的不僅有商標代理機構，還有其他企業和個人。特別限制商標代理機構申請商標注冊，存在歧視之嫌。通過這樣的方法解決商標搶注、囤積問題，不啻因噎廢食，在防止商標代理機構搶注商標的同時，也限制了其經營自由，這對我國商標事業的發展是不利的。如果按照國家商標局的解釋，商標代理機構只能在第4506類服務上申請商標注冊，在一定程度上將商標代理機構的服務范圍限制在商標代理服務之內，這與市場經濟的要求不相適應，我們也未見其他立法有類似規定。事實上，商標主管部門和司法機關完全可以通過對第7條、第15條、第32條的解釋，處理商標代理機構搶注、囤積商標的問題，而不必對其申請商標注冊的能力進行特別限制。
西南政法大學知識產權研究中心
2015年8月24日
中南財經政法大學知識產權研究中心的法律適用意見
北京知識產權法院：
貴院委托我中心就《商標法》第19條第4款法律適用的問題進行調研，并提出相關意見。對此，我中心非常重視。于8月10-17日，中心組織專門調研組就此問題進行了調研咨詢，并組織專家進行了專題研討，形成了一致意見。
一、關于《商標法》第19條第4款的立法目的
《商標法》第19條第4款的立法目的，旨在完善商標代理機構的基本職能，防止其以商標代理機構名義惡意搶注他人在先使用的商標，或者幫助被代理人惡意搶注他人在先使用的商標。
二、《商標法》第19條第4款的基本內容
單純從《商標法》第19條第4款規定看，其基本內容就是：依法登記注冊的商標代理機構只能接受他人的委托，為被代理人就其委托申請注冊商標辦理商標注冊申請事務；除此之外，不得自行申請商標注冊。包括：（1）如果沒有他人委托其辦理商標注冊申請，不得自行就任何商標申請注冊；（2）即使商標代理機構自己需要使用注冊商標，也不得就其需要使用的商標申請注冊。
更重要的是，如果將《商標法》第19條第4款按照第二種含義理解，就是商標代理機構自己需要使用注冊商標，也不得就其商標申請注冊。由此就必然產生以下結果：商標代理機構，作為市場經營主體（法人），要么不能使用商標，要么只能使用未注冊商標。這種結果顯然不是商標法希望看到的。
三、《商標法》第4條的法律地位
《商標法》第4條規定：“自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊?！薄渡虡朔ā返?條屬于“總則”，具有統領整部商標法各條款規定之地位。商標代理機構自己作為從事市場經營活動的法人，在生產經營活動中，對其服務需要取得商標專用權的商標，應當有權利向商標局申請商標注冊。
四、《商標法》第19條第4款與《商標法》第4條的沖突
在此，顯然產生了一個法律條文相互沖突的問題：商標代理機構，根據《商標法》第4條規定，為了就其使用在服務上的商標需要取得專用權，應當有權利向商標局提出商標注冊申請；但是，根據《商標法》第19條第4款規定，商標代理機構又不能就使用在其服務上的商標提出注冊申請。由此引發的沖突屬于特別條款與一般條款的沖突，即：《商標法》第19條第4款之特別條款與《商標法》第4條之一般條款之間的沖突。
根據法律適用基本理論，當同一部法律中發生特別條款與一般條款發生沖突時，應當以特別條款優于一般條款而適用。然而，《商標法》第19條第4款并沒有明文規定“商標代理機構不得為自己需要取得專用權的商標向商標局提出注冊申請”。具而言之，《商標法》第19條第4款相較于《商標法》第4條本屬于特別條款，應當優先于第4條適用。但是，因為《商標法》第19條第4款并沒有明文排除商標代理機構為自己需要取得專用權的商標提出注冊申請，所以，商標代理機構能否就自己需要取得專用權的商標提出注冊申請，只能適用《商標法》第4條規定，不能使用《商標法》第19條第4款規定。
五、關于《商標法實施條例》的規定
《商標法實施條例》第八十七條規定：“商標代理機構申請注冊或者受讓其代理服務以外的其他商標，商標局不予受理?！痹擁椧幎ㄊ菍Α渡虡朔ā返?9條第4款的進一步解釋，也沒有明文排除商標代理機構為自己需要取得專用權的商標申請注冊。更何況《商標法實施條例》低于《商標法》的規范性文件。當較低層級的規定與高層級法律規定相沖突時，應當優先適用高位階的法律。
六、我們的結論
基于上述分析，我們的結論是：
1、《商標法》第19條第4款明確禁止商標代理機構就被代理人委托代理申請注冊商標之外的商標申請注冊，但是并沒有明文排除商標代理機構為自己需要取得商標專用權的商標申請注冊。
2、《商標法實施條例》第87條是對《商標法》第19條第4款的具體解釋，其效力低于《商標法》。
3、根據《商標法》第4條規定，商標代理機構為自己需要取得商標專用權的商標提出注冊申請，是符合《商標法》規定的。
4、當《商標法》第19條第4款規定與《商標法》第4條規定相沖突時，根據特別條款優先于一般條款原則，應當優先適用《商標法》第19條第4款規定。但是，因為《商標法》第19條第4款并沒有明文排除商標代理機構為自己需要取得商標專用權的商標申請注冊，所以，對待商標代理機構為自己需要取得商標專用權的商標申請注冊，仍然只能適用《商標法》第4條規定，有權利申請注冊，并且與普通商標注冊申請人一樣享有商標法規定的所有權利。
中南財經政法大學知識產權研究中心
2015年8月21日
華東政法大學知識產權法律與政策研究院的法律適用意見
北京知識產權法院：
我院收到貴院《關于調研<中華人民共和國商標法>第十九條第四款法律適用的函》（以下簡稱《調研函》）之后，對相關問題進行了討論，現提出如下意見，供參考。
我們認為，應用文義解釋等法律解釋方法，《中華人民共和國商標法》（以下簡稱“《商標法》”）第十九條第四款應被理解為：商標代理機構只能對其代理服務申請商標注冊，而不得對其他的商品或服務申請注冊商標。
有一種觀點認為：《商標法》第十九條第四款所禁止的，是代理機構“搶注他人商標”的行為，而非代理機構的“正常商標注冊”行為。在《調研函》附件提及的訴訟中，商標代理機構認為，其自身長期以來一直從事培訓和組織討論會等服務，故而其在第41類“培訓、實際培訓（示范）、輔導（培訓）、安排和組織培訓班、安排和組織學術討論會、安排和組織會議、安排和組織專家討論會、安排和組織專題研討會、知識產權法律培訓、安排和組織知識產權法律專題研討會”上進行商標注冊是一種正常的商標注冊行為，并進一步提出：商標局援引《商標法》第十九條第四款的規定不予受理其商標申請，屬于對《商標法》第十九條第四款的不當解釋，因此錯誤地禁止了其正常商標注冊行為。換言之，涉案商標代理機構認為，《商標法》第十九條第四款禁止的是商標代理機構的搶注行為，不應被用來禁止其正常商標注冊行為。
我們不能贊同這一觀點。根據法律解釋的基本原則，對法律條文的解釋應當首先進行“文義解釋”。所謂“文義解釋”是指“按照法律條文用語之語義及通常使用方式，以闡述法律之意義內容。法律解釋必先由文義解釋入手，且所作解釋不能超過可能的文義?！?
《商標法》第十九條規定的是商標代理機構的行為規范，其中第四款專門限定了商標代理機構可以申請注冊商標的范圍——“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標”。該條規定的含義是清楚、明確的，即規定商標代理機構只能對其代理服務這一種特定的服務申請注冊商標。文義解釋是法律解釋的起點和終點，其他解釋都必須以文義解釋為基礎，從文義解釋出發。除非有極強的理由，如字面解釋的結論有違基本法理、違背公序良俗等，否則不得通過其他的解釋來推翻字面解釋的結論。如果文義解釋的結論是單一的，且經過驗證并不違反立法目的，也不會造成體系沖突，就只能采取文義解釋的辦法。2
從《商標法》第十九條第四款的文義之中，無法得出商標代理機構被允許在代理服務之外的其他服務或商品上申請注冊商標的結論。
涉案商標代理機構認為，《商標法》第十九條第四款應被解釋為“禁止代理機構搶注他人商標的行為，而非代理機構的正常商標注冊行為”，即認為該款的作用僅在于防止商標代理機構搶注他人商標，而不在于限制商標代理機構進行商標注冊的商品與服務類別。這一解釋不僅明顯違反該款的文義，而且也與《商標法》的邏輯體系不符。這是因為我國《商標法》中已有專門針對禁止惡意搶注行為的條款。
《商標法》第三十二條規定“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”；《商標法》第十五條規定，除了代理人和代表人不得搶注被代理人或者被代表人的商標外，因具有特定關系而明知他人商標存在的人也不得進行搶注；《商標法》第十三條第二款規定不得搶注未在中國注冊的馳名商標。由于《商標法》已經通過其他條款建立了防止商標搶注的機制，即使沒有第十九條第四款，商標代理機構搶注他人商標的行為也完全可以被規制。
如果第十九條第四款的作用僅在于防止商標代理機構搶注他人商標，則立法者并無必要增加這一條款，因為它所要實現的目標早已由其他條款實現了。而法律解釋的基本原則，就是要讓法律條文有意義，不能通過法律解釋，使得某一法律條文喪失其存在的價值。
涉案商標代理機構還提出，從全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會編寫的《中華人民共和國商標法釋義》（以下簡稱“《釋義》”）對第十九條第四款立法目的的說明來看，該款要規制的行為是，商標代理機構并非為自己使用的目的，而是為向他人兜售的目的去注冊商標。
對此，我們認為：
首先，《釋義》雖然對了解立法意圖有一定幫助，但《釋義》并不屬于立法解釋，不具有法律效力。
其次，通過釋義的說明也能看出，防止商標代理機構“兜售”注冊商標的途徑，正是禁止商標代理機構在代理服務之外的服務或商品類別上注冊商標。由于我國《商標法》并不以“已實際使用”作為商標注冊的前提，因此在未實際使用某一商標的情況下申請注冊商標的情形大量存在。在該商標被核準注冊之后，除非存在該商標原本不應當獲得注冊的絕對理由或相對理由，注冊人既可以自己使用注冊商標，也可以向他人轉讓注冊商標。如果允許商標代理機構在任意商品或服務上申請注冊商標，由于在核準注冊之前商標局并不審查，也無從審查申請人的意圖究竟是準備自己使用，還是準備向他人“兜售”，只要不存在禁止注冊的絕對理由或相對理由，就應當核準注冊。在此之后，商標代理機構就可能向他人“兜售”原本就無意使用的注冊商標，或者原本準備使用，但基于某些原因不再希望使用，而改為向他人轉讓。而防止這一現象最為有效、最為徹底的辦法，就是禁止商標代理機構申請注冊商品商標，以及在其代理服務之外的服務類別上申請注冊商標。
特別需要指出的是，如果立法者的意圖確實如涉案商標代理機構對《釋義》的理解所言，是要防止商標代理機構向他人“兜售”注冊商標，則完全可以將第十九條第四款改為“商標代理機構除可以轉讓對其代理服務注冊的商標外，不得轉讓其他注冊商標”，而不是對商標代理機構可申請注冊商標的服務類別作出限制。立法者對用語的選擇表明，在立法者看來，通過“釜底抽薪”的方法，即禁止商標代理機構申請注冊商品商標和代理服務之外的服務商標，來實現防止商標代理機構濫用其專業知識注冊大量商標并向他人“兜售”的立法目的，比禁止其轉讓在非代理服務上注冊的商標更為有效。而且這一選擇確有其優越性，如果只限制注冊商標的轉讓而不限制對商標的注冊，商標代理機構仍然可能注冊大量商標。
即使商標代理機構并未實際使用，這些注冊商標在因連續三年無正當理由不使用而被撤銷之前，仍然受到《商標法》的保護，他人未經許可在相同或類似商品上使用相同或近似商標仍然有可能被認定為侵權行為。雖然因這些注冊商標未被實際使用，侵權人可以不承擔賠償責任，但原則上仍然需要停止相關行為，這就會造成社會資源的浪費和對經濟秩序的干擾。而且，商標代理機構的注冊商標即使連續三年無正當理由不使用，也不會自動被撤銷。必須由某一單位或者個人向商標局申請撤銷該注冊商標，商標局還要經過審查才能做出是否撤銷的決定，由此增加了社會成本。因此，《商標法》第十九條第四款的用語是限制商標代理機構可申請注冊商標的范圍，而非限制對注冊商標的轉讓，這是立法者有意為之的。
最后，退一步說，即使立法者的真實意圖原本并不是禁止商標代理機構為自己使用的目的而申請注冊商標，由于其使用的立法語言清楚、明白地表述為禁止“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標”，此時也不能置法律條文的文義于不顧，而直接適用立法意圖。如果立法者發現自己選擇的表述有違其原意，只能通過修改法律而使立法意圖與法律條文的含義保持一致。法院不能，也沒有必要在《商標法》第十九條第四款被修改之前，去探究立法原意是否與該款清楚、明白的文義有無出入，否則將損害法律的權威。
《商標法》第十九條第四款的規定，確實有可能使一些從事多種經營活動的商標代理機構的利益受到影響。如涉案商標代理機構已經長期開展培訓活動并實際使用了某一商標，該款規定將使其無法注冊該商標。但這是由于商標代理機構從事了商標代理之外的經營活動，這一問題可以通過成立新的培訓機構等加以解決，而無需對《商標法》第十九條第四款作出明顯違背其文義的解釋。
以上意見，供參考。
華東政法大學知識產權法律與政策研究院
執筆人：王遷
QQ咨詢
項目顧問