如何判斷APP名稱是否屬于商標性使用
發布時間：2015.11.13 新聞來源：中國知識產權報
——評李葉飛、韓燕明訴新浪公司侵犯注冊商標專用權糾紛案
【裁判要旨】
判斷是否屬于商標性使用，應以商標標識是否用于識別商品來源為標準。APP軟件名稱當僅用來描述功能、用途或表征特定用戶群體時，并沒有發揮區分商品來源的作用，這種使用方式屬于描述性使用，不受商標專用權的規制。
【案情簡介】
2004年12月29日，李葉飛向國家工商行政管理總局商標局申請注冊第4441141號“拍客”商標。2007年9月7日，李葉飛、韓燕明作為商標共有人獲準注冊，商標核定使用類別為第9類。從2012年底開始，北京新浪互聯信息服務有限公司（下稱新浪公司）在新浪網、新浪微博上推出“新浪拍客”Android版、“新浪拍客”iPhone正式版等客戶端軟件（即APP），供用戶免費下載。該軟件下載之前，客戶端上標識為“新浪拍客”及新浪圖標;下載之后，客戶端上標識僅有“拍客”二字及新浪圖標。
李葉飛、韓燕明認為，新浪公司在軟件客戶端上使用“拍客”字樣，屬于在同一種商品上使用與其注冊商標相同的標識，侵犯了其注冊商標專用權，據此請求法院判令新浪公司停止侵權、賠償其經濟損失360萬元、公證費1000元。新浪公司辯稱：“拍客”是對特定人群和行為的描述性詞匯，是指在互聯網時代下，將自己拍攝的圖片或視頻上傳至網絡平臺與他人共享的一群人，也指該群體的上述行為方式，該詞匯本身已進入公共領域，李葉飛、韓燕明無權壟斷該詞匯禁止他人合理使用;新浪網是知名網站，新浪公司是在自己的網站上描述性使用“拍客”，主觀上沒有搭便車的目的和必要，不存在攀附他人商譽的侵權意圖;新浪公司未將“拍客”作為商標使用，新浪公司擁有大量“新浪”圖形及文字等商標，“新浪”文字及圖形等商標比“拍客”更有知名度和顯著性;新浪公司對“拍客”的使用是描述性使用，沒有混淆的可能性;李葉飛、韓燕明未實際使用涉案“拍客”注冊商標，新浪公司不應承擔賠償責任。
北京市海淀區人民法院一審認為，本案中“拍客”一詞經過市場相關公眾廣泛使用，已經成為通用詞匯，指稱一類人或一類技術工具，李葉飛、韓燕明雖在2007年申請注冊了涉案商標，但其怠于使用及主張該商標權利，并由于大眾對該詞匯的使用使其成為具有特定人群指向性的特殊詞而進入公有領域之中，致使“拍客”一詞逐步淡化為通用詞匯，其指示商品或服務來源的功能降低，故商標權人對該商標的使用應當受到一定的限制，不能禁止他人對該詞語正當的合理使用。本案中，涉案商標雖然難以認定屬于商品的通用名稱，但卻是來源于網絡社會中人們常用的代表一定文化特征的詞匯符號，具有一定的通用化特征，商標權人不能禁止他人善意地、非商標意義上的使用。新浪公司將“拍客”一詞使用在其開發的一款APP軟件上，此時該詞語并未發揮表彰和區分其服務來源的作用，而是“新浪”一詞及其公司標識起到了指示來源、區分商品或服務的用途。新浪公司在應用軟件上使用“拍客”一詞，其目的是直接告知消費者該款APP的用途，這種使用系對“拍客”一詞符號本意的使用，并非商標意義上的使用，屬于描述性使用“拍客”一詞，應視為商業上的自由表達，屬于商業活動允許的正常范圍。文字在已經通用化的范圍內使用，而不是作為商標使用，且不足以造成相關公眾混淆、誤認，應認為不構成商標侵權。
李葉飛、韓燕明不服一審判決，提起上訴。
北京知識產權法院二審認為，無論從法定還是約定俗成的角度來看，“拍客”一詞均不能被認定在計算機軟件產品（手機客服端APP）上已成為通用名稱。但隨著“拍客”一詞的使用與普及，使得“拍客”商標在涉案拍客使用的APP軟件上作為商標的顯著性程度大大減弱，其發揮商品來源功能的效果明顯低于其第一含義的指代作用。實際上，消費者在該款APP軟件上看到“拍客”二字更可能想到的是該款軟件的用途或者適用的人群，而非商品的提供者，且其使用均與該公司的“新浪”或相應圖標結合使用，能夠使得用戶清晰地認識到軟件產品或服務來源于新浪公司，“拍客”本身并沒有發揮區分商品來源的商標性作用，且其并無故意誤導公眾的主觀意圖，客觀上也不會導致消費者混淆和誤認，因此，判決駁回上訴，維持原判。
【法官評析】
互聯網技術不斷發展帶來了全新的用戶體驗模式和多樣的商業經營模式，而使用多樣化、個性化的APP應用軟件成為智能手機普及帶來的必然結果。APP名稱更是五花八門，不拘一格，但存在的風險是其名稱與相關商標可能存在沖突。本案即涉及手機客戶端APP名稱是否侵犯商標權的問題，而判斷是否侵權的前提首先要判斷該APP名稱的使用是否構成商標性使用。因此，本案在當今互聯網環境下具有一定的典型意義，同時，本案的判斷原則和理念亦涉及商標法中關于正當使用的判斷，在理論上亦具有一定的研究意義。
一、手機客戶端APP名稱是否為商標性使用的判斷
商標民事侵權所依據的法律是商標法第五十七條的規定，對于該條的適用應把握的標準是在判斷商標侵權時，以造成混淆為最終的判斷要件，以構成商標性使用為判斷前提。關于商標性使用的判斷，商標法第四十八條規定，商標的使用是指用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。由此可見，商標性使用的關鍵在于該標識是否發揮了識別商品來源的作用。
本案中涉及的問題是如何判斷手機客戶端APP名稱是否為商標性使用。2006年北京市高級人民法院在《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》中規定，如何界定計算機軟件商品商標的使用，除本解答第二條所述商標使用方式外，在安裝、運行計算機軟件時，顯示器顯示出的對話框、標題欄、圖標及版權頁等界面上出現注冊商標，表明其所標示的商品區別于其他同類商品的來源的，亦為商標的使用方式。計算機軟件名稱的商標性使用依然需要發揮區別其他同類商品來源的作用。本案中，該款APP移動應用程序系為提供“拍客”用途的專用軟件，其針對的目標消費者為“拍客”，實現的功能亦是拍攝照片或視頻上傳至網絡。鑒于該款軟件與“拍客”第一含義所指代的特定人群具有天然的緊密聯系，此時“拍客”一詞在該軟件上起到的作用是表明該款軟件的用途，其目的是直接告知消費者該款APP移動應用程序的用途及適用人群，該種使用方式屬于對“拍客”一詞第一含義的使用，而并非發揮表彰和區分其商品及服務來源作用的商標性使用。
二、正當使用、商業自由表達與注冊商標專用權范圍
本案涉及的深層次問題是如何界定商標的正當使用，如何劃分商業自由表達與注冊商標專用權范圍的邊界。
不可否認，“拍客”一詞在2004年李葉飛、韓燕明申請注冊商標之時在核準注冊的商品上具有較強的顯著性，但隨著“拍客”一詞的使用與普及，使得“拍客”商標在涉案拍客使用的APP軟件上作為商標的顯著性程度大大減弱，其發揮商品來源功能的效果明顯低于其第一含義的指代作用。實際上，消費者在該款APP軟件上看到“拍客”二字更可能想到的是該款軟件的用途或者適用的人群，而非商品的提供者。在這種情況下，從社會公眾對于語言文字正常使用的角度亦不宜認為該詞匯在涉案“拍客”使用的APP軟件上的使用歸屬于商標權人獨占享有，其他主體就不能在該詞匯的原有含義上使用。商標本身具有的第一含義屬于社會公共資源，商標專用權的保護僅限于商標性使用而不應當做擴張性解釋，否則將會導致商標權利人不當的侵占公共資源。
考慮到該款APP軟件系為提供“拍客”用途的專用軟件，其針對的目標消費者為“拍客”，實現的功能亦是拍攝照片或視頻上傳至網絡，鑒于該款軟件與“拍客”第一含義所指代的特定人群具有天然的緊密聯系，此時“拍客”一詞在該軟件上起到的作用是表明該款軟件的用途，其目的是直接告知消費者該款APP軟件的用途及適用人群，該種使用方式屬于對“拍客”一詞第一含義的使用，而并非發揮表彰和區分其服務來源作用的商標性使用。新浪公司在專門服務拍客的軟件上使用“拍客”二字是直接借助了該詞的第一含義，這種使用方式應視為商業上的自由表達，屬于商業活動允許的正常范圍。（張玲玲 作者單位：北京知識產權法院）
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