如何處理商標獨占使用雙重許可糾紛？

日前，上海市高級人民法院審結上海帕弗洛文化用品有限公司（下稱帕弗洛公司）、上海藝想文化用品有限公司（下稱藝想公司）與畢加索國際企業股份有限公司（下稱畢加索公司）商標使用許可合同糾紛一案。

　　據了解，畢加索公司系第2001022號“PIMIO及圖”商標（下稱涉案商標）的權利人。帕弗洛公司經授權獲得了該商標的獨占許可使用權。在帕弗洛公司的上述獨占使用權存續期間，藝想公司與畢加索公司就涉案商標簽訂了獨占使用許可合同，為該案糾紛埋下了隱患。

　　帕弗洛公司向上海市第一中級人民法院提起訴訟稱，藝想公司與畢加索公司惡意串通，簽訂涉案商標使用許可合同，非法剝奪了帕弗洛公司的獨占許可使用權，損害了帕弗洛公司利益，兩者行為應被認定為我國合同法所規定的“惡意串通，損害第三人合法利益”及“違反法律、行政法規的強制性規定”的行為，據此請求法院判令藝想公司與畢加索公司簽訂的商標許可使用合同無效，并共同賠償帕弗洛公司經濟損失100萬元。

　　一審法院經審理認為，帕弗洛公司提交的在案證據并不足以證明兩者為了實現損害帕弗洛公司合法權益的目的而實施了惡意串通的訂約行為。因此，該案系爭合同不屬于“惡意串通，損害第三人合法利益”的無效合同。同時，系爭合同的訂立并未違反法律、行政法規的強制性規定，帕弗洛公司據此主張系爭合同無效，亦缺乏事實和法律依據。

　　綜上，一審法院判決駁回了帕弗洛公司的全部訴訟請求。

　　帕弗洛公司與藝想公司均不服一審判決，隨后向上海市高級人民法院提起上訴。

　　二審法院經審理認為，畢加索公司與藝想公司在簽訂涉案商標使用許可合同時，均知曉帕弗洛公司與畢加索公司之間存在涉案商標獨占使用許可關系，因而在重復授權情況下，藝想公司并不屬于在后被授權之善意第三人，但尚無充分證據證明藝想公司有加害帕弗洛公司的主觀惡意，亦無證據證明畢加索公司與藝想公司間存在串通行為，故難以認定此種合同行為屬惡意串通損害第三人利益的行為。雖然涉案商標使用許可合同已成立并生效，但由于帕弗洛公司的獨占許可使用權一直存續，畢加索公司已不能對涉案商標的使用權進行處分。鑒于畢加索公司實際上并未履行涉案商標使用許可合同之義務，藝想公司也就不能據此涉案合同獲得涉案商標的使用權。由此，帕弗洛公司依據在先的獨占使用許可合同已經形成的商標使用的狀態，應認定未被在后的商標獨占使用許可合同關系所打破，否則將有悖公平誠信原則、擾亂商標使用秩序并最終有損相關消費者利益。畢加索公司與藝想公司如就涉案合同產生糾紛，可通過追究違約責任等方式另案解決。據此，法院終審判決駁回上訴，維持原判。

　　行家點評：

　　傅鋼，上海市協力律師事務所合伙人、律師：在經營中，存在部分商標權人為利益熏心而對外多重獨占許可的行為，導致被許可人之間產生利益沖突及造成消費者混淆，該案即為非常典型的案例。該案二審法院在一審判決的基礎上，對商標備案的法律意義、多重獨占許可授權有效性的司法認定標準、惡意串通導致合同無效的條件作出明確回答，有助于明晰商標許可交易的法律規則、維護公平誠信的商標使用秩序。

　　在商標備案的法律意義方面，商標使用許可備案的規定采取的是備案對抗主義，即無備案，不得對抗；有備案，可以對抗，但被許可人是否善意在權利有效性認定過程中具有決定性意義。首先，從許可使用權的效力狀態看，未經備案的許可使用權處于一種效力不圓滿狀態，即如果商標權人進行了重復授權，出現了善意第三人，未備案的在先被許可人不可以要求在后的善意第三人停止使用相關商標。其次，如果在后的善意第三人對商標使用許可進行了備案，其獲得的使用許可權便產生了對抗效力，可以對抗包括在先未備案的被許可人在內的第三人。

　　該案中，法院認為藝想公司、畢加索公司均知悉帕弗洛公司與畢加索公司就涉案商標存在的獨占使用許可關系，藝想公司相對于帕弗洛公司與畢加索公司之間的商標獨占使用許可合同關系而言，不屬于善意第三人。在此前提下，帕弗洛公司依據在先的獨占使用許可合同已經形成的商標使用的狀態，應認定未被在后的商標獨占使用許可合同關系所打破，否則將有悖公平誠信原則、擾亂商標使用秩序并最終有損相關消費者利益。這表明法院認為在后被許可人的主觀狀態對其能否有效獲得權利意義重大。

　　在惡意串通導致合同無效的認定條件方面，法院認為從惡意串通的構成要件看，既需證明主觀上存在加害故意，又需證明客觀上存在串通行為，對該條的認定適用了比較高的舉證標準。

　　當然，在此類多重獨占性授權糾紛案件中，商標權人往往起著關鍵作用，應該承擔主要的責任，但由于原告訴訟請求的原因，在本案中不涉及其責任的處理，使得這一更加有警示意義的問題只能留待后續案件解決，值得進一步關注。

　　王佩佩，江蘇縱聯律師事務所知識產權部主任、律師：該案中，畢加索公司先后同帕弗洛公司和藝想公司簽訂了同一商標的獨占實施許可合同，并且兩份合同的存續期間存在交集，上海的兩級法院對于兩份獨占許可合同的效力都認定為有效合同，而由此產生的糾紛則只能由當事方依據合同糾紛的相關法律規定另行需求解決的方式。

　　對于商標的獨占許可合同，從法理的角度去理解其成立和生效的要件，應包括：合同雙方當事人達成合意，即形成協商一致的許可合同;雙方達成的許可合同并未違反法律或其他法規的強制性規定，包括一方以欺詐、脅迫的手段訂立的損害國家利益的合同（惡意串通，損害國家、集體或第三人利益的合同;合法形式掩蓋非法目的的合同；損害社會公共利益的合同；違反法律和行政法規的強制性規定的合同）。另外，即使法律規定的商標許可合同應當向國家商標行政管理機關備案的情形，也不影響許可合同的成立和生效，只是未經備案或者備案過期的許可合同不得對抗“善意第三人”。

　　該案中，畢加索公司與帕弗洛公司簽訂的獨占許可合同雖然已經過了備案的期限，但并不影響雙方已經簽訂并且實際正在履行的獨占實施許可合同的效力。藝想公司在明知畢加索公司同帕弗洛公司存在在先商標獨占許可協議的情況下，仍然與畢加索公司簽訂新的針對同一商標的獨占許可協議，則不能認定為“善意第三人”，在先獨占許可合同的效力并不能受到任何影響。至于藝想公司與畢加索公司的商標獨占許可合同的效力，雖然藝想公司不是“善意第三人”，但并不能據此推斷其與畢加索公司存在惡意串通的情形，非善意不等于是惡意。同時該合同也并未違反法律或者法規的強制性規定，是許可方和被許可方達成一致所簽訂的許可合同，因此該合同具有相應的法律效力。