注冊在先的字號是否當然構成在先權利
發布時間：2015.12.15 新聞來源：中國知識產權報
——評北京三民太奇公司與無錫太奇中心侵犯商標權和不正當競爭糾紛案
【案號】
(2014)錫知民初字第0133號
(2015)蘇知民終字第00098號
【裁判要旨】
字號和商標均是經法定程序確認的權利，屬于廣義范圍的商業標識。關于字號、商標等商業標識是否構成在先權利的判定，應當綜合考慮市場主體使用字號、商標等商業標識的完整歷史淵源，而不宜僅單純依據訴爭的字號、商標等商業標識的各自使用時間節點進行認定。在先權利人可以以不違反誠實信用和公平競爭的方式繼續使用其商業標識，但該在先權利的使用應局限在原使用范圍，且系規范合理使用;另在使用中雙方當事人都應當附加包括但不限于注冊商標在內的合理的區別性標識。
【案情介紹】
北京三民太奇教育科技有限公司(下稱北京三民太奇公司)于2001年6月29日成立，其前身依次為北京三民太奇研究所、北京三民太奇中心，從事MBA、MPA類考試培訓。該公司自成立時就開始使用“太奇”文字商標，并于2002年7月提出商標注冊申請，于2006年取得商標專用權，核定使用的種類為第41類：學校(教育)、教學、函授課程、講課、教育、教育信息、培訓、教育考核(截止)，注冊有效期自2006年11月28日至2016年11月27日。
無錫太奇公司于2003年3月7日成立，經營范圍：語言培訓、考前培訓、中小學生興趣培訓、電腦培訓、企業管理咨詢。2003年9月17日，無錫太奇公司注冊了wxtaiqi。com的國際頂級域名，現該域名為無錫市太奇教育培訓中心(下稱無錫太奇中心)所有。無錫太奇公司于2006年9月19日向無錫市民政局、教育局申請無錫太奇中心民辦非企業單位登記名稱核準，于2006年9月25日取得核準。2009年5月5日，無錫市教育局同意無錫太奇公司舉辦無錫太奇中心，并頒發民辦學校辦學許可證。無錫太奇中心在企業網站宣傳中突出使用“太奇”文字。
北京三民太奇公司以無錫太奇中心注冊了含有其字號及商標的單位名稱，并在招生宣傳特別在其網站宣傳中突出使用“太奇”文字，構成商標侵權和不正當競爭，向法院提起訴訟。
無錫市中級人民法院一審認為：無錫太奇中心的名稱核準時間早于北京三民太奇公司“太奇”商標的注冊時間，其字號構成在先權利，從而認定無錫太奇中心突出使用“太奇”字號沒有侵犯北京三民太奇公司注冊商標專用權。同時，根據現有證據不足以認定無錫太奇中心使用“太奇”字號的行為主觀上具有攀附的故意，不構成不正當競爭。遂判決駁回北京三民太奇公司的訴訟請求。
一審宣判后，北京三民太奇公司不服，上訴至江蘇省高級人民法院。二審法院認為：無錫太奇中心對“太奇”文字的突出使用缺乏正當性，容易產生混淆，侵犯了北京三民太奇公司的商標權;無錫太奇登記注冊“太奇”字號的行為不具有攀附的故意，不構成不正當競爭。最終，二審法院判決無錫太奇中心規范使用其名稱，停止突出使用“太奇”文字的行為，賠償北京三民太奇公司經濟損失(包括合理費用)人民幣15萬元。
【法官評析】
商業標識類權利沖突案件一直是知識產權訴訟領域中的熱點問題。其中，在先權利的判定是此類案件審理的關鍵所在。對于何謂在先權利以及如何判定，我國知識產權立法雖有所涉及，但對其內涵和外延缺乏明確規定。這就導致實踐中對于在先權利的理解和判定存在不同認識。本案系一起因字號與商標的權利沖突而引發的商標侵權和不正當競爭糾紛。其關鍵問題在于，能否基于字號先于商標注冊而主張字號的在先權利，進而不構成商標侵權。
一、該案的兩種不同審理思路
第一種審理思路主張根據字號與商標各自獲得授權的具體時間的先后，判定字號是否構成在先權利，進而作出是否侵犯商標權的認定。
第二種審理思路主張在先權利的判定應綜合考慮歷史和現實因素以及使用行為的正當性，而不宜簡單依據字號與商標的獲得授權的具體時間節點進行判定。
筆者認為，第一種審理思路對于在先權利的判定雖然看似比較具體，易于操作，但過于簡單機械，容易脫離客觀實際，導致權利的失衡，亦不符合商標法關于在先權利保護的立法宗旨;第二種審理思路綜合考慮在先權利與在后權利的各自的實際使用狀況等因素，有利于平衡在先權利人和在后權利人的利益關系，維護公平的競爭秩序。所有法律上的權利都不是不受任何限制的，必須在法律設定的邊界范圍內行使，以不侵犯他人的合法權利為前提。法律對在先權利的保護亦是如此。對于在先權利的判定，除了考慮申請注冊的時間等具體時間節點外，應兼顧利益平衡，綜合考慮使用時間的長短、申請或登記時有無惡意、是否系合理使用等因素。另外，還要結合在先權利的自身特點如商業標識的顯著程度。如果在先商業標識的顯著性程度不強，識別商品或服務來源的功能較弱，在確定保護范圍時不宜過寬，否則會不當損害其他經營者的合法權益。即使認定構成侵權，亦并非一律判令撤銷某個注冊商標或變更某個字號，而應根據是否足以導致混淆等情形進行綜合考量，必要時可以要求當事人附加相關區別性標識。
二、判定在先權利應綜合考慮市場主體使用商業標識的完整歷史淵源，而不宜僅單純依據訴爭的商業標識各自的使用時間節點進行認定
該案二審法院采取了第二種審理思路，具體從以下方面予以分析：首先，商標和字號均是經法定程序確認的權利，屬于廣義范圍的商業標識。在判定是否構成在先權利的過程中，應當綜合考慮市場主體使用上述商業標識的完整歷史淵源，而不宜僅單純依據訴爭的字號、注冊商標的各自使用時間節點作出判定。本案中，北京三民太奇公司涉案商標的注冊時間雖然晚于無錫太奇中心的字號的核準時間，但就其商業標識的使用情況而言，北京三民太奇公司系早于無錫太奇中心及其前身無錫太奇公司，即將“太奇”作為字號的組成部分并實際使用于日常經營活動，且經過其多年的使用，“太奇”商標具有一定的知名度。無錫太奇中心不能僅以其字號先于北京三民太奇公司商標權獲得，就當然主張其擁有在先權利，并可以采取包括突出使用在內的方式，不受限制的使用“太奇”字號，影響其他市場主體并存的商業標識權利。
其次，商標和字號的功能作用雖然有一定程度的重合，但兩者畢竟具有不同的權利基礎，在功能作用的具體指向上各有側重。字號的作用主要是區別不同的市場主體，而商標的作用主要是區別商品或服務的來源。在商標與字號發生沖突的情況下，各自應規范使用其商業標識，保持清晰的界限，避免混淆和誤認。本案中，北京三民太奇公司具有“太奇”注冊商標，無錫太奇中心具有“太奇”字號。在此情形下雙方本應最大限度地劃清商業標識之間的邊界，盡量避免與他人的商業標識發生沖突?；诖?，無錫太奇中心未盡到規范使用自身字號的義務，其突出使用“太奇”文字的行為有違市場主體誠實信用的經營義務，應當對由此造成的商業標識的沖突承擔責任。
另外，需要考慮的是，在無錫太奇中心名稱核準之前，關于北京三民太奇公司使用的“太奇”商業標識已經具有較高知名度的證據較弱。綜合全案證據，尚不足以認定無錫太奇中心登記注冊“太奇”字號的行為具有明顯攀附的故意。
三、雙方都應當附加包括但不限于注冊商標在內的合理的區別性標識
如何具體裁判附加區別性標識，以發揮出區別不同商品來源的作用，是司法實踐中的一個難題。對此，該案二審法院對如何附加區別性標識問題進行了探索，為當事人提供了具有可操作性的指引。其認為，無錫太奇中心規范使用自身名稱，已足以避免相關公眾產生混淆，并不需要再行判令其停止使用或變更單位名稱。同時，鑒于雙方當事人目前在相同區域從事相同市場經營業務，無錫太奇中心應當完整規范使用自己的單位名稱，不得使用簡稱;北京三民太奇公司應當規范使用“三民太奇”的字號;雙方當事人都應當附加包括但不限于注冊商標在內的合理的區別性標識，以避免因商業標識沖突而混淆市場、誤導公眾。
本案對于今后涉權利沖突糾紛案件中在先權利的判定，具有積極的借鑒意義。(史乃興 作者單位：江蘇省高級人民法院)
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